49.01

書換審査の取扱い






 現在、商品区分は、明治32年法の区分以降現行の国際分類に基づく区分まで4回の改正が行われ5種類のものが併存していることから、商標権者・特許庁以外の第三者にとっては検索・調査等の面で極めて煩雑であること、明治・大正期の商品区分の権利範囲が不明確であること等の問題の指摘がある。
 このような指摘に係る問題をこのまま放置することは、円滑な商標制度の運営に大きな支障を及ぼすおそれがあり、特に、今後国際分類が変わったとしても、一切書換を行わないと、商品区分がより重層的に併存することとなり、商標制度の歪みが増大する。
 平成8年における商標法改正においては、このような問題を解消するため、日本固有の分類(明治32年法、同42年法、大正10年法及び昭和34年法の各区分)のもとで登録されている商標権の指定商品を、国際分類に基づく区分へ書き換えることにより区分を統一することとした。
 この書換に関する規定は、平成10年4月1日から施行されている(当該改正法の附則第1条第3号)。


(1) 書換制度の概要
 書換制度は、次のような措置を講ずることにより実施するものであるが、書換に関する手続フローは「資料1」を参照されたい。

a.商標権者による書換の義務
 平成4年3月31日までにされた商標登録出願に係る商標権(旧区分下の商標権)を有する商標権者は、その商標権の存続期間満了日の6月前から満了日後1年までの間に、その商標権の指定商品について書換登録の申請(以下「書換登録申請」という。)をしなければならない(昭和34年商標法原始附則(以下「商附則」という。)第2条、第3条)。

b.書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録申請の受付開始日
 書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録申請の受付開始日については、特許庁長官が書換登録の申請及びその審査状況を勘案して指定する(商附則第2条第2項)。

c.書換登録申請
ア.書換登録の申請時期
 特許庁長官の受付開始日の指定があると、当該商標権を有する商標権者は、その受付開始日から起算して6月に達する日以降最初に到来する商標権の満了日前6月から満了日後1年までの間に書換登録申請をしなければならない(商附則第3条第2項)。
 この書換登録申請の期間は、商標権の存続期間の更新登録申請ができる時期とほぼ同じであることから、更新登録申請と同時に書換登録申請をすることもできる。ただし、更新登録申請書と書換登録申請書とは別々に提出しなければならない。
 これらの期間を図に示すと次のようになる。

    


 ただし、受付開始日から起算して6月に達する日の前に存続期間満了日が到来する商標権については、次回の更新登録時期(10年後)に書換登録申請をすることとなる。
 これを特許庁長官の指定と書換登録申請の時期とを一体にして図に表すと次のようになる。

     


*更新登録申請の期間を超えて、さらに6月まで書換申請を認めることとしたのは、更新登録申請のみしか行ってこない者に対し、書換登録を受けるべき旨の通知を効率よく行い、書換忘れを防止するためである。
 また、書換登録の申請をすべき者がその責めに帰すことができない理由により、上記期間内にその申請をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては2月)以内で、上記期間経過後6月以内にその申請をすることができる(商附則第3条第3項)。

(参考)
 特許庁長官の指定に基づく各法区分の受付開始日に書換登録申請が可能となる商標権とその書換登録申請の期間との関係は、以下のとおりである。


明治32・42年法の区分に基づく商標権(受付開始日は平成10年4月1日)−特許庁告示第4号 平成9年9月4日付官報第2216号−
・満了日:     平成10年9月30日が満了日となるもの
・書換登録申請期間:平成10年4月1日から平成11年9月30日まで
*上記のことから、平成10年9月30日以降に存続期間満了日が到来するものが、今回の書換登録申請の対象となり、同年9月29日以前に存続期間満了日が到来するものは、次回(10年後)に書換登録申請を行うこととなる。これは以下の及びについても同じような取り扱いとなる。

大正10年法の区分に基づく商標権(受付開始日は平成11年4月1日)−特許庁告示第3号 平成10年9月16日付官報第2467号−
・満了日:     平成11年9月30日が満了日となるもの
・書換登録申請期間:平成11年4月1日から平成12年9月30日まで

昭和34年法の区分に基づく商標権(受付開始日は平成12年4月1日)−特許庁告示第5号 平成11年10月13日付官報第2718号−
・満了日:     平成12年9月30日が満了日となるもの
・書換登録申請期間:平成12年4月1日から平成13年9月30日まで

 なお、書換登録申請の受付が開始される商標権の権利者又は当該商標権について選任されている代理人に対しては、受付開始の2〜3月前に「書換登録申請時期のお知らせ(「資料2」参照)」を、また、更新登録申請の手続きのみを行い、書換登録申請の手続きが行われていない商標権の権利者又は当該商標権について選任されている代理人に対しては、申請期限の3〜4月前に「書換登録申請期限のお知らせ」をそれぞれ葉書によって通知することとしている。
 ただし、この通知は、あくまでサービスとして行うものであって、法的な性格を有するものではない。



イ.書換登録申請書の記載事項
 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない(商附則第3条第1項)。(書換登録申請書の様式は「資料3」参照)。


i) 申請者の氏名(名称)及び住所(居所)
ii) 商標登録(防護標章登録)の登録番号
iii) 書換登録を受けようとする指定商品並びに商標法附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分

 また、書換登録申請書が提出された商標権については、商標登録原簿の謄本欄外に書換登録の申請があった旨の表示がなされる。

d.使用権者又は質権者の承諾
 書換登録申請に係る商標権について使用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾が必要であり、その承諾を証する書面(以下「承諾書」という。)を書換登録申請書に添付しなければならない(商附則第4条第2項)。
 また、承諾書は、書換登録申請における指定商品の減縮の有無に関係なく一律に求めることとした。
 これは、旧区分の商標権に係る指定商品と書換登録申請書に記載された指定商品とが同一のものであるかどうかについて、商標権者と使用権者等の間でその判断を異にするような場合が考えられるからである。
(承諾書の文例については、「資料4」参照)

e.拒絶理由の通知
 書換登録申請がされると審査官により審査が行われる。その申請が次のいずれかに該当するときは、その申請をした者に対して拒絶理由が通知される(商附則第5条、第6条、第7条)。


i) その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えているとき
ii) その申請書の提出の日に効力を有する商品及び役務の区分(商標法第6条第2項が規定する政令で定める商品及び役務の区分)に従っていないとき
iii) その申請をした者が当該商標権の商標権者でないとき

f.査 定
ア.拒絶査定
 拒絶理由の通知に対しては、申請人は、意見書(商附則第7条)や手続補正書(商附則第24条)を提出することにより拒絶の理由を解消することができる場合もあるが、それらの提出によっても拒絶の理由が最終的に解消しない場合には、拒絶をすべき旨の査定が行われる(商附則第6条)。
イ.書換登録査定
 拒絶の理由を発見しない場合、あるいは意見書や手続補正書の提出により拒絶の理由が解消した場合には、書換登録をすべき旨の査定が行われる(商附則第8条)。

g.手続の補正
 書換登録申請等の手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる(商附則第24条)。

h.書換登録
 書換は登録によりその効力を生じ、当該商標権の指定商品を書き換えた旨の登録は、書換登録をすべき旨の査定があったときに、当該商標登録原簿中の第一表示部(防護標章に対する書換は第二表示部)に行われる(商附則第12条第1項・第2項、第26条)。
 この場合、書換登録申請書に記載されなかった指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する(商附則第12条第3項)。
 登録があったときは、以下の事項が商標公報に掲載(「資料5」参照)される(商附則第12条第4項)。


 申請者の氏名(名称)及び住所(居所)
 商標登録の登録番号
 書換登録前の指定商品及び商品の区分
 書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分
 商標登録出願の年月日
 書換登録の年月日
 その他必要な事項

i.審 判
ア.拒絶査定に対する審判
 書換登録申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に審判を請求することができる(商附則第13条)。
イ.書換登録の無効の審判
 書換登録が次のいずれかに該当するときは、利害関係人は、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる(商附則第14条第1項)。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる(同項後段)。
 ただし、書換登録の日から5年を経過した後は、請求することができない(商附則第14条第2項)。


 その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき
 その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき
 なお、この書換登録の無効審判においては、書換登録に係る指定商品が二以上あり、その一部の指定商品のみが無効理由に該当する場合には、書換登録全部について無効とするのは商標権者に酷であることから、その無効理由に該当する指定商品のみが無効となる。

 その他、書換登録についての審判手続に関しては、特許法上における審判手続の規定を準用している(商附則第17条)。

j.商標権の消滅
 次のいずれかに該当する場合には、当該商標権は、次に到来する存続期間の満了の日に消滅し(商附則第11条)、次回の更新登録の申請をすることができない。


 書換登録申請の期間内にその申請をしなかった場合
 拒絶の査定又は審決が確定した場合
 書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合
 書換登録申請が却下された場合

k.手 数 料
 商標権者の負担軽減から、書換登録申請等の手数料は課さないこととした。ただし、書換に係る審判(拒絶査定に対する不服審判及び書換登録の無効の審判)の手数料については徴収することとした。
 なお、書換登録後に到来する更新登録の申請の際には、書換登録後の区分数に応じた更新登録料を納付しなければならない(商第40条第2項、第41条の2第2項)。

l.その他
 審決等に対する訴え(商附則第22条)、書換に関する規定の防護標章への準用(商附則第23条)、特許法上の期間・期日及び手続等に関する総則的な規定の書換登録への準用(商附則第27条)、罰則の適用(商附則第28〜30条)等の規定を設けている。


(2) 書換に関する審査の実務運用

a.附則第6条第1号(指定商品の範囲を実質的に超えている場合等)についての取扱い


 書換登録を受けようとする指定商品がその書換登録申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えている場合ばかりでなく、書換登録を受けようとする指定商品が商品及び役務の区分に従っていない場合も、附則第6条第1号で定める「附則第4条第1項に規定する要件を満たしていないとき」に該当する。
 当該「商品及び役務の区分」とは、書換登録申請書の提出の日に効力を有する商品及び役務の区分である。
 書換登録を受けようとする指定商品がその商標権に係る商標登録出願の時に存在していないという充分な心証を得たときは、商標権の指定商品の範囲を実質的に超えているものとして、拒絶する。
 上記の基準にかかわらず、商品の品質、形状、用途、機能等及び当該商品が属すべき指定商品のもつ商品概念並びに取引の通念を総合的に勘案して、当該指定商品と実質的に同一種類のものとみられる場合は、当該指定商品に属するものとして取り扱う。
 ただし、例えば、当該指定商品が「木製机」のように特定されている場合に、「金属製机」まで書換登録を受けようとする指定商品に属するものとして取り扱うものではない。

b.書換登録を受けようとする商品の補正
 書換登録を受けようとする商品については、書換登録申請書に記載した商品(手続補正書の提出があった場合においては、当該補正後の商品を含む。)を変更又は拡大する補正も認めるものとしている。
 ただし、書換登録申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超える商品に補正したときは、附則第6条第1号に該当するものとして、当該書換登録申請を拒絶することとなっている。

c.書換登録申請中の商標権が消滅した場合の取扱い
 書換登録申請中の商標権が消滅した場合(例えば、存続期間の更新申請がないため又は更新申請が却下されたために存続期間が更新されずに満了した場合、当該商標権の全指定商品について放棄、無効又は取消しがあった場合等)には、当該書換登録申請を却下する。

d.書換登録申請中の商標権の指定商品の一部について放棄等があった場合の取扱い
 書換登録申請中の商標権の指定商品の一部について放棄、無効又は取消しがあった場合において、当該一部指定商品の書換登録を受けようとする商品と同一であるか、又は含むものであるときは、商標権の指定商品の範囲を実質的に超えるものとして、その書換登録申請を拒絶する。

e.書換ガイドライン
 書換を行う際の商標権者及び特許庁の負担軽減を極力図る必要があることから、特許庁では、書換制度の施行前に書換のための基準的指針となる「書換ガイドライン」(旧区分の商品とその書換商品表示を示した一覧表)を作成し、公表している(平成9年9月30日公表)。
 書換登録申請の審査においては、基本的には、この書換ガイドラインに基づいて書換登録申請書に記載された商品と当該商標権の指定商品の同一性を判断することとなる。書換ガイドラインに掲載されていない商品が書換登録申請書に記載してあるときは、前記a.の判断基準及び書換ガイドラインに掲載されている関連商品等を勘案した上で、その商品と当該商標権の指定商品の同一性について個別に判断することとなる。
(事例については別紙参照)


(3) 書換の対象となっている商標権と重複する商標登録出願の取扱い
    →45.02

(4) 書換申請が重複してなされた場合の取扱い
    →43.05に準ずる

(別 紙)
書換ガイドラインに沿った主な取扱い例


ア.書換登録を受けようとする指定商品の表示のあり方
 書換登録を受けようとする指定商品の表示(以下「書換表示」という。)については、権利範囲を明確化するために個々の単品表示とすることが望ましいが、現行区分のもとでは、大概念・中概念等の概念表示からなる商品の指定をも認めていることから、書換登録を受けようとする指定商品の内容・範囲が明確であり、かつ、書換表示として問題がない場合には、概念表示による書換登録でも認められる。

イ.書換表示の具体的な取扱い例
 以下の具体例中の「○」は書換商品表示として認められる例であり、「×」は認められない例であることを示す。

《単品表示》

 旧区分の指定商品の表示からは、直ちにその商品の内容が理解し難い場合又は現状に適した商品表示が別途ある場合

(大正10年法区分)      (書換商品表示)
 第1類:舎利別   →   ○第5類:シロップ剤
           →   ×第32類:シロップ
 第13類:土瀝青  →   ○第19類:アスファルト

(注)大正10年法区分第1類の「舎利別」は薬剤の「シロップ剤」であることから、現行区分第32類「シロップ」(清涼飲料)への書換は旧区分の指定商品の範囲を実質的に超えるので認められない。

 旧区分の指定商品がその用途、原材料等の相違から現行区分の複数の類に分散する場合

(大正10年法区分)      (書換商品表示)  第1類:膠     →   ○第1類:にかわ(事務用又は家庭用のものを除く)            →   ○第16類:事務用又は家庭用のにかわ (昭和34年法区分)      (書換商品表示)  第19類:郵便受け →   ○第6類:金属製郵便受け            →   ○第19類:石製郵便受け            →   ○第20類:郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)

 旧区分の指定商品がその材料を特定した商品であるのに対し、現行区分への書換商品表示がその材料を特定していない場合、又はその材料が変更されている場合

(昭和34年法区分)     (書換商品表示)  第21類:布製造花 →  ○第26類:布製造花            →  ×第26類:造花            →  ×第26類:紙製造花            →  ×第26類:プラスチック製造花

 旧区分の指定商品が材料であり、書換商品表示がその材料を用いた製品を含む場合

(大正10年法区分)      (書換商品表示)  第50類:和紙   →   ○第16類:和紙            →   ×第16類:和紙の紙箱及び紙袋  第47類:豆    →   ○第29類:豆            →   ×第30類:いり豆

(注)材料とその材料を用いた製品は別商品であることから、材料から製品への書換は認められない。
 商品の品質、形状、用途等から、旧区分の指定商品と実質的に同一種類のものと認められる場合

(大正10年法区分)     (書換商品表示)  第69類:電話機  →  ○第9類:電話機

(注)登録当時は回転ダイヤル式のみしか存在しなかった電話機と、現存する押しボタンダイヤル式を含む電話機とは、実質的に同一種類の商品とみることができるから、書換後の「電話機」には「押しボタンダイヤル式」のものが含まれることとなる。

《 包括概念表示 》


 旧区分の指定商品(概念表示)が現行区分の複数の区分に分散する場合
(昭和34年法区分)     (書換商品表示)
 第18類:網類   →  ○第6類:金網
           →  ○第17類:石綿網
           →  ○第22類:網類(金属製又は石綿製のものを除く。)

 旧区分の指定商品(概念表示)について現行区分の概念表示による書換が可能な場合

(大正10年法区分)     (書換商品表示)  第48類:煙草類  →  ○第34類:たばこ

(注)この場合、現行区分で例示(省令別表)されている「かぎたばこ、かみたばこ、紙巻きたばこ、刻みたばこ、葉たばこ、葉巻たばこ」への書換も認められる。


 旧区分と現行区分とで商品表示が同一であっても、その商品概念が異なる場合

(大正10年法区分)     (書換商品表示)  第1類:薬剤    →  ×第5類:薬剤            →  ○第5類:薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の燻料・                       日本薬局方の薬用せっけん・                       薬用酒を除く。)


(注)現行区分の第5類「薬剤」は、大正10年法区分の第1類「薬剤」、第4類「日本薬局方の薬用石鹸」、第38類「薬用酒」及び第67類「蚊取線香」から移行し、また、第67類「燻料」には、「蚊取線香」と同様の商品として「蚊除線香、蚊除末香」等が含まれていることから、現行区分の「薬剤」からこれらの商品を全て除くことにより、その概念表示による書換が可能となる。


 旧区分で省令別表掲載の「その他の△△」の表示の商品を書き換える場合

(昭和34年法区分)       (書換商品表示)  第4類:その他の化粧品 →  ○第3類:化粧品(おしろい・化粧水・クリーム・                          紅・頭髪用化粧水・香水類を除く。)

(注)このケースの「その他の△△」の表示は、あくまで省令別表に掲載されている「そのの△△」を意味する。
 省令別表上、昭和34年法区分の第4類「化粧品」は「1.おしろい、2.化粧水、3.クリーム、4.紅、5.頭髪用化粧品、6.香水類、7.その他の化粧品」で構成され、上記の「その他の化粧品」は「7.その他の化粧品」を指する。そして、「化粧品」は、全て現行区分の第3類のみに移行していることから、昭和34年法区分の第4類「その他の化粧品」は、上記書換表示のように、第3類「化粧品」から「1.おしろい、・・・6.香水類」の商品を除くことにより書換が可能となる。

┌────┐
│資料 1│
└────┘

         書換に関する手続のフロー図


┌────┐
│資料 2│
└────┘

「書換登録申請時期のお知らせ」の葉書


 (「書換登録申請期限のお知らせ」についても同様の形式を予定)

〔通知ハガキの送付先順位〕
1. 内国権利者の場合

   当該商標権に対し選任されている代理人(代理人受任届等)
   内国権利者本人(複数権利者の場合は全員に送付)

2. 在外権利者の場合

   当該商標権に対し選任されている代理人(代理人受任届等)
   選任されている管理人(原簿の管理人)
   登録された最新書類(移転申請、更新申請、更新出願等)の代理人
   在外権利者本人(複数権利者の場合は全員に送付、内容は英文)


┌────┐
│資料 3│
└────┘

「書換登録申請書」の作成例


 書換登録申請書は、書面で申請する場合は、商標法施行規則第20条に定める様式第21により作成してください。

(作成例)

〔書換登録申請書作成上の注意事項〕

1.「商標登録(防護標章登録)の登録番号」の欄については、「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように、商標権の分割があるときは「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号の1」のように、防護標章登録のときは「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号防護第〇〇号」のように記載します。

2.書換登録申請者、代理人の識別番号を記載したときは、住所(居所)は省略することができます。
┌────┐
│資料 4│
└────┘

書換登録申請に係る「承諾書」の作成例


 承諾書は、以下の文例により作成して下さい。
┌──────────────────────────────────┐
│              承 諾 書               │
│                                  │
│                         平成 年 月 日 │
│                                  │
│ 商標権者                             │
│  住所  東京都千代田区霞が関3ー4ー3             │
│  名称  商 標 株 式 会 社   殿             │
│                                  │
│      商標登録番号  商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号       │
│                                  │
│   貴殿(貴社)が上記商標権の指定商品について書換登録の申請   │
│   をすることを承諾します。                   │
│                                  │
│         専用(通常)使用権者(質権者)          │
│           住所   東京都千代田区霞が関3ー4ー3   │
│           名称   商 標 登 録 株 式 会 社   │
│           代表者  商 標 一 郎        印  │
└──────────────────────────────────┘
┌────┐
│資料 5│
└────┘

商標書換登録公報の掲載イメージ


(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
(450)【発行日】平成14年9月22日(2002.9.22)
【公報種別】商標書換登録公報
(111)【登録番号】商標登録第1234567号(T1234567)
【書換登録日】平成14年7月12日(2002.7.12)
(512)【書換登録前の指定商品及び商品の区分】
第1類 化学品
(500)【書換登録後の商品及び役務の区分の数】4
(511)【書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分】
第2類 壁紙剥離材、松根油、ダンマール、媒染剤、マスチック、松脂、木材保存剤
第3類 家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤
第4類 固形潤滑剤
第19類 タール類及びピッチ類
【国際分類第7版】
(220)【出願日】大正12年2月27日(1925.2.27)
【書換登録申請番号】書換2001−501234(T2001−501234)
【書換登録申請日】平成13年4月10日(2001.4.10)
【申請者】
【識別番号】123456789
【氏名又は名称】株式会社特許製作所
【住所又は居所】東京都大田区羽田旭町11番1号
(740)【代理人】
【識別番号】987654321
【弁理士】
【氏名又は名称】特許 次郎
【法区分】平成8年法
【審査官】審査 太郎
【類似群コード(参考)】
第2類 09A11、09D01、09G56
第19類 05D01