第Ⅷ部 外国語書面出願

3.2.1 先行技術効果についての関係条文

（説明）

(1)

外国書面出願が他の出願に対して先願である場合、先願の出願日に提出された外国語書面は後日公開されることとなるので、外国語書面に記載された発明と同一の後願の発明は、社会に対し何ら新規な発明を開示していない。

(2)

したがって、外国語書面出願が特許法第29条の2又は実用新案法第3条の2に規定する他の特許出願である場合は、通常の日本語出願における「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「外国語書面」と読み替え、出願日における発明の内容を記載して提出された書面である外国語書面に基づき先行技術効果を発生させることとしている (注) 。

(注)

PCT外国語出願についての先行技術効果については、「10.3　先行技術効果の特例についての関係条文」の項参照。

5.1.1 原文新規事項についての関係条文

（説明）

(1)

通常の日本語出願では、明細書、特許請求の範囲及び図面の補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない（特許法第17条の2第3項、実用新案法第2条の2第2項）（第Ⅲ部第Ⅰ節　新規事項を参照。）。

(2)

外国語書面出願、PCT外国語特許出願及びPCT外国語実用新案登録出願の場合も同様の理由から、出願日に提出した外国語書面や国際出願日における明細書等に記載されていない事項を含んだ翻訳文を提出したり、その後の補正手続により明細書、請求の範囲又は図面に原文新規事項を追加することは認められず、次の(3)〜(5)のような場合は、通常の日本語出願において新規事項を追加した場合と同様、「原文新規事項」を有するとして、外国語書面出願及びPCT外国語特許出願については拒絶理由、無効理由とすることとし、PCT外国語実用新案登録出願については、無効理由としている。

(3)

外国語書面出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないときは、拒絶理由（第49条第6号）、無効理由（第123条第1項第5号）となる。

(4)

PCT外国語特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないときは、拒絶理由（ 第49条第6号）、無効理由（第123条第1項第5号）となる（第184条の18）。

(5)

PCT外国語実用新案登録出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないときは、無効理由（実用新案法第37条第1項第1号）となる（実用新案法第48条の14）。

(6)

そこで、本項において「原文新規事項」という際の「原文」とは、外国語書面出願にあっては「外国語書面」であり、PCT外国語出願にあっては「国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲及び図面」をいう。

(注)

以下、原文新規事項の審査については、外国語書面出願を中心に記載するが、PCT外国語特許出願の場合も取扱いは同様であり、「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と読み替えて適用するものとする。

5.1.2 原文新規事項の具体的判断基準

(1)

まず審査官は外国語書面の語句を一対一に文脈に沿って適正な日本語に翻訳した翻訳文を想定する(以下「仮想翻訳文」という。)。その仮想翻訳文に記載した事項の範囲内のものを外国語書面に記載した事項の範囲内のものとして取り扱う。仮想翻訳文に記載した事項の範囲内であるか否かの判断基準は、「第Ⅲ部 第Ⅰ節 新規事項」における当初明細書等に記載した事項の範囲内であるか否かの判断基準と同一とする。

(2)

外国語書面と明細書等の対応関係が不明りょうとならず、しかも、外国語書面を逐語訳しないほうがむしろ技術内容が正確に把握できる場合に限り、明細書等は1.4(3)で示した逐語訳によらずに記載することができる。ただし、この場合においても、当該明細書等は外国語書面に記載した事項の範囲内のもの、すなわち(1)における要件を満たすものでなければならない。

(3)

また、外国語書面の文章等の順番を入れ替えて翻訳した場合も、それにより外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されたものとならない限り、原文新規事項とはならない。

したがって、外国語書面中のいずれかの個所に記載がある事項であれば、その事項は原文新規事項とはならない。

(4)

外国語書面の一部が翻訳されなかった場合は、通常の日本語出願の補正において記載事項が削除された場合に新規事項追加とならないことが多いのと同様に、原文新規事項とならないことが多い。しかし、翻訳されなかった部分の内容によっては、原文新規事項となることがある点に留意が必要である。

例1：

原文新規事項とならない例

外国語書面のクレームに上位概念Ａが記載されており、その実施例として下位概念であるa1、a2、a3、a4が記載されていたところ、a4の部分が翻訳されなかった。

（説明）

この場合、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されているわけではないので、原文新規事項とはならない。

例2：

原文新規事項となる例

「耐熱処理を施したゴム（rubber treated to be heat-resistant）」という外国語書面の記載事項があり、明細書等の記載を参酌しても一般的な「ゴム」を意味していると解される記載事項が外国語書面中に見当たらない場合において、誤訳により「ゴム」と翻訳した。

（説明）

この場合、外国語書面には、耐熱処理を施したゴムしか記載されておらず、一般的なゴムは、外国語書面に記載した事項の範囲内のものと認められないにもかかわらず、明細書等には一般的なゴムについて記載されていることになるので、原文新規事項となる。

5.2.1 外国語書面を照合すべきケースの類型

(1)

明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が不自然、不合理なため、明細書、特許請求の範囲又は図面に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合。

①

誤訳が発生する代表的な例は、翻訳すべき単語やフレーズ等の見落とし（例3、4参照）、単語の意味や文脈、文法解釈の誤り（例5）であると考えられる。

このような場合、明細書等に、全体として文意がつながらない個所や、技術常識に反する事項が記載されている個所が発生し、審査官は、明細書等を読解していく過程でこのような不備に気付くことになる。そうした場合、審査官は、誤訳が生じており、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されている旨の疑いを抱くこととなる。

例3：

外国語書面にA is disconnected with B. とあり、「ＡはＢと切り離される」と翻訳すべきところ、disを見落としたために、「ＡはＢと接続される」と誤訳している場合。

（説明）

本来、切り離されるべきところが、接続されるように記載されていれば、通常、技術的に見て文章の意味が通じなくなる。このような場合は、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。

例4：

外国語書面にbeamと記載があり、技術内容からして本来「光線」と翻訳すべきところ、「梁」と誤訳している場合。

（説明）

本来、「光線」と翻訳されるべきところ、「梁」といった用いられる技術分野が全く異なる用語が現れることは極めて不自然であり、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。

例5：

外国語書面中のfirst circle is drilled through the substrate at 20％ of the desired diameter for the hole, and another circle is then drilled at 30％ of the full diameterとの記載に対し、当業者であれば外国語書面中の他の個所の記載や前後の文脈、技術内容から見てfirst circleとanother circleとは正確な大きさの穴を形成するために同じ場所に連続して開けられるものであることが認識でき、「基板に対し、最初に所望の直径の20％の穴を開け、続いて直径の30％の穴を開ける。」と翻訳すべきところ、20％の穴と30％の穴は、別な場所に形成されるものと誤解して「基板に対し、所望の直径の20％の第一の穴を形成し、次に直径の30％の別の穴を開ける。」と誤訳している場合。

（説明）

本来、形成される穴は一つであるはずのところ、穴が二つ形成される記載が現れることは、不自然、不合理であり、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。

(2)

誤訳訂正書の訂正の理由等の記載を見ても誤訳の訂正であることが客観的に明らかでないため、誤訳訂正後の明細書、特許請求の範囲又は図面に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合。

①

出願人等は誤訳訂正書を提出する場合、誤訳訂正の内容の他、誤訳訂正の理由等を記載して、誤訳の訂正を目的としたものであることが客観的にみて明らかになるように説明しなければならない。

②

これに反し、例えば例6、7のような場合は誤訳の訂正を目的としたものであることが明らかとなるように説明されているとはいえない。このような場合、審査官は誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在している旨の疑いを抱くべき合理的理由がある。

(注)

誤訳訂正書の審査については、「6．誤訳訂正書」参照。

例6：

単語の翻訳間違いを主張しているにもかかわらず、誤訳訂正前の翻訳が不適切な理由及び誤訳訂正後の翻訳が適正であることの客観的説明がなされていない場合（理由の説明に必要な資料として用語辞書のコピー等を添付すべき誤訳訂正である場合において、そのような客観性を担保するものがないとき等）

例7：

技術常識や文脈等の解釈の間違いによる誤訳の訂正を主張しているにもかかわらず、その説明の根拠となる技術常識や文脈等の把握について十分説明されていない場合や疑問がある場合。

(3)

明細書、特許請求の範囲又は図面に原文新規事項が存在している旨の情報提供があり、その内容を検討した結果、明細書等に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合。

例8、9、10に示すように、特許法施行規則第13条の2による情報提供や、当該外国語書面出願を第29条の2や第39条などの先願として提示された他の出願の出願人による意見書等の提出を通じて、原文新規事項の情報が寄せられることが考えられる。その場合、審査官はその内容を検討し、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されている旨の疑いを抱く場合がある。

例8：

第三者から外国語書面に記載されていない事項が追加されている旨の情報提供があった場合は、その内容が妥当であれば、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されているとの疑いを抱くことになる。

例9：

外国語書面出願をある出願の拒絶理由の根拠（第29条の2又は第39条）として引用した場合において、引用した上記外国語書面出願について、出願人が外国語書面には原文新規事項があると主張したとき。（例えば、審査官が翻訳文のみを見て、第29条の2の拒絶理由を通知したところ、出願人が、外国語書面にはそのような発明は記載されていないと反論する場合）

例10：

PCT出願について、国際予備審査報告に新規事項についての見解が示されている場合。

5.3.1 翻訳文新規事項についての関係条文

（説明）

(1)

一般補正が、上記第17条の2第3項の要件を満たしていない場合、すなわち、次の①または②のいずれかの場合を翻訳文新規事項を追加する補正であるという。

①

誤訳訂正書が提出されていない場合にあっては、一般補正が、明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた第36条の2第2項に規定する翻訳文に記載した事項の範囲内でない事項を明細書、特許請求の範囲又は図面に追加する補正であるとき。

②

誤訳訂正書が提出された場合にあっては、その後された一般補正が、明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた第36条の2第2項に規定する翻訳文又は当該誤訳訂正書により補正された後の明細書、特許請求の範囲及び図面のいずれかに記載した事項の範囲内でない事項を明細書、特許請求の範囲又は図面に追加する補正であるとき。

(2)

そして、翻訳文新規事項を追加する一般補正がなされた場合は、拒絶の理由（第17条の2第3項、第49条第1号）となり、また、当該一般補正が、最後の拒絶理由通知又は第50条の2の通知が併せてなされた拒絶理由通知（以下、第Ⅷ部において、「最後の拒絶理由通知等」という。）に対する応答期間又は拒絶査定不服審判を請求する際に提出された場合は、補正却下の対象となる（第53条、第159条第1項、第163条第1項）。

(3)

一般補正が、翻訳文新規事項を含む場合は上記のように拒絶理由及び補正却下の対象となる。しかし、このような瑕疵は手続をすべき書面の選択を誤ったにすぎない形式的瑕疵と考えられ、出願時に提出した外国語書面に記載されている事項の範囲内であるにもかかわらず、こうした形式的瑕疵についてまで無効の理由として特許を与えないとすることは、出願人にとって酷と考えられる。このため、翻訳文新規事項違反は、無効理由とはされていない。

(4)

誤訳訂正書による補正の場合は、翻訳文新規事項の規定は適用されない。

5.3.2 翻訳文新規事項

(1)

一般補正と翻訳文新規事項禁止の意義

外国語書面出願においても、明細書、特許請求の範囲及び図面について、一般補正を行うことができる。

ただし、この一般補正は、翻訳文（誤訳訂正書が提出された場合は誤訳訂正後の明細書等を含む）に記載した事項の範囲内において行うべきこととされており（翻訳文新規事項の禁止（第17条の2第3項））、これに違反した一般補正は、拒絶の理由となる。

すなわち、外国語書面と翻訳文が一致している蓋然性は極めて高いことから、審査においては翻訳文を基準として新規事項の有無を判断し、翻訳文（誤訳訂正書が提出された場合は誤訳訂正後の明細書等を含む）に記載した事項の範囲を超えた補正がなされた場合には、原文新規事項の補正がなされた場合と同様に、拒絶理由として取り扱うこととしたものである。

(2)

誤訳訂正書の意義

誤訳による外国語書面と翻訳文の不一致が存在し、その誤訳を適正な翻訳に訂正する補正を行う場合には、その補正は外国語書面に記載した事項の範囲内のものとなる。すなわち、原文新規事項の制限には違反しない。しかし、このような場合であっても、翻訳文に記載した事項の範囲を超える補正を行うときは、出願人は通常の手続補正書とは異なる「誤訳訂正書」という書面を提出することにより、誤訳の内容や訂正の理由等を明示し、外国語書面に記載した事項の範囲内の適正な補正であることを説明しなければならない。

これは、外国語書面についての第三者の監視負担及び審査負担を軽減させるためである。

5.3.3 翻訳文新規事項についての具体的運用

(1)

第17条の2第3項の判断において「記載した事項の範囲内」であるか否かの判断基準は、「第Ⅲ部 第Ⅰ節 新規事項」における判断基準と同一とする。

(2)

また、誤訳訂正書が提出された場合は、翻訳文又は誤訳訂正書により補正された直後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面の少なくともいずれか一方に記載された事項は翻訳文新規事項とならない。

5.3.4 翻訳文新規事項を指摘された場合の出願人の対応

審査官から拒絶理由通知書により明細書、特許請求の範囲又は図面に翻訳文新規事項の記載がある旨指摘された場合、出願人は、例えば、以下の対応をとることができる。

(1)

翻訳文新規事項に該当しない旨を意見書等で主張する。この場合、意見書等により、審査官が翻訳文新規事項でない旨の心証を持つに至れば、拒絶理由が解消される。

(2)

通常の日本語出願における新規事項の場合と同様に、指摘された翻訳文新規事項に関する記載を補正により削除する。

(3)

誤訳訂正書を提出し、指摘された翻訳文新規事項に係る記載が誤訳の訂正に基づくものであることを明らかにする（このようにすることにより、その翻訳文新規事項は適法に明細書等に追加されたこととなる）。この場合、当該翻訳文新規事項の記載を含む個所を誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含ませ、「【訂正方法】」は「変更」として誤訳訂正書を作成する。また、「【訂正の理由等】」の欄には、指摘された翻訳文新規事項が追加される前の明細書等の記載を前提として、訂正理由等を記載する（「6.2.1　訂正の理由」及び「6.4.5　一般補正によって追加された翻訳文新規事項を維持する誤訳訂正書が後に提出された場合の取扱い」参照）。

6.2.1 訂正の理由

(1)

誤訳訂正書には、訂正の理由を記載して、誤訳訂正が外国語書面に記載した事項の範囲内において誤訳の訂正をするものであることを明らかにしなければならない。そのため、誤訳訂正書の「【訂正の理由等】」の欄には、

①

補正をする事項に対応する外国語書面の記載事項とその記載個所

②

補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載の基礎となる翻訳が不適切である理由

③

補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載の基礎となる翻訳が適切である理由

（以下「訂正理由等」という。）により誤訳が生じた事情を明らかにするとともに、当業者にとって、誤訳訂正の内容が外国語書面に記載した事項の範囲内のものであることを確認できる程度に十分に記載しなければならない。

(2)

補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、それらに対応する訂正理由等を「（訂正の理由1）」、「（訂正の理由2）」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。また、1の補正をする単位中において2以上の個所を補正するときは、それらに対応する訂正理由等を、訂正個所（単語、文節、文）毎に、「（訂正の理由1-1）」、「（訂正の理由1-2）」のようにそれぞれ見出しを付して記載する（特許法施行規則様式第15の2、備考4、5等参照）。

6.2.2 訂正の理由の説明に必要な資料

(1)

誤訳訂正の内容やその理由が妥当なものであることを当業者が容易に理解するために資料が必要な場合には、「訂正の理由の説明に必要な資料」を添付しなければならない。その場合には、誤訳訂正書の「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」として「訂正の理由の説明に必要な資料」と記載し、必要な資料を添付する。

(2)

誤訳訂正の内容やその理由が妥当であることを資料を用いて示す必要がある場合とは、例えば、専門用語の誤訳を訂正する場合のように、その誤訳訂正の内容が妥当であることを示すためには、辞書等の資料が必要な場合であり、その場合には、辞書等の該当頁の写しを、訂正の理由の説明に必要な資料として添付する。

(3)

提出する資料には、「【訂正の理由等】」の欄に記載した訂正理由等との対応関係が明らかになるよう「（訂正の理由1の説明に必要な資料）」、「（訂正の理由2の説明に必要な資料）」、「（訂正の理由1-1の説明に必要な資料）」、「（訂正の理由1-2の説明に必要な資料）」のように記載する。

(4)

訂正の理由の説明に必要な資料が、他の補正個所と同一の場合は、その旨を「【訂正の理由等】」の欄に記載し、資料の添付を省略することができる。

6.4.1 「誤訳の訂正を目的としていること」について

誤訳訂正書が提出された場合に、その補正が誤訳の訂正を目的とするものか否かは、拒絶理由とされておらず、その適否の審査は行わない。

（説明）

誤訳訂正書は、誤訳の訂正を目的とした補正がなされた場合の第三者及び審査官の負担軽減を目的として、手続補正書の提出に代えて提出すべきとされているもので、第17条の2の規定はいずれの書類で提出すべきかを定めた形式的要件に過ぎないので、その違反は拒絶理由とされていない。

6.4.2 訂正の理由等の記載が十分でない場合の取扱い

(1)

訂正の理由の記載や、訂正の理由の説明に必要な資料が不十分であるため、誤訳訂正の内容が適正である（誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在しない）ことについて心証を得られない場合には、審査官は、出願人に対し第194条第1項の通知書の送付や電話等により釈明を求めることができる。

(2)

上記(1)の措置にもかかわらず、依然として心証が得られない場合には、原文新規事項が存在する旨の疑義を抱くべき場合に相当するので、外国語書面の照合を行う。

(3)

原文新規事項の拒絶理由の通知の審査手続については「7.1　原文新規事項の審査手続」による。

6.4.3 一般補正で対応可能な補正事項を誤訳訂正書に含ませることについて

(1)

誤訳訂正書は本来誤訳の訂正を目的として補正を行う際に提出する書面であるが、実務上は、誤訳の訂正を目的としない補正が併せて必要となる場合も生じうる。この場合、誤訳の訂正に加えて、一般補正で対応可能な補正事項を補正する場合には、これを誤訳訂正書に含ませ、手続補正書を別途提出することなく1回の補正手続で行うことが望ましい。

これとは逆に、誤訳の訂正を目的とする補正を誤訳訂正書によらずに手続補正書に含ませることはできない。

（説明）

①

誤訳訂正書による補正に一般補正による補正が含まれていたとしても、誤訳訂正個所について第三者や審査官に誤訳の内容や訂正の理由を明らかにすることは可能である。

②

また、誤訳訂正書の中に一般補正に相当する補正事項と誤訳訂正に相当する補正事項が混在していたとしても、補正の適否は補正事項ごとに判断するので、審査実務上支障を来すとは考えられない。

③

一方、上記(1)のように取り扱うことにより、一般補正の手続補正書と誤訳訂正書を両方提出するという手続を回避することができ、出願人等の対応を簡便にすることができる。

④

これに対して、誤訳訂正を目的とする補正を手続補正書により行うことはできない。誤訳訂正書の趣旨は、誤訳があった場合に、第三者や審査官にその内容や理由を明らかにさせることにあるので、本来、誤訳訂正書で対応すべき補正を一般補正で行うことは適切でないためである。また、誤訳訂正書で行うべき補正を一般補正で行うと、翻訳文新規事項の制限に違反し、拒絶理由、又は補正却下となることが多い点に留意が必要である。

(2)

一般補正で対応可能な補正事項を加入した誤訳訂正書に記載すべき事項

①

誤訳訂正書に記載した、一般補正で対応可能な補正事項（補正前の明細書等に適法に記載された事項の範囲内の補正事項）については、「【訂正の理由等】」の欄に、訂正理由等（6.2.1(1)参照）を記載する必要はない。

②

ただし、この場合、「【訂正の理由等】」の欄には、当該補正事項が記載されていた補正前の明細書等の個所を示す等により、当該補正が明細書等に記載した事項の範囲内の補正であることを説明する。

(3)

一般補正で対応可能な補正事項であるとして誤訳訂正書に含ませた補正事項が、翻訳文新規事項を追加するものである場合の取扱い

①

一般補正で対応可能な補正事項であるとして誤訳訂正書に含ませた補正事項が、翻訳文新規事項（一般補正で対応できない補正事項）の制限に違反することを発見した場合、審査官はこれを理由として拒絶又は補正却下をすることはできない。ただし、その補正事項について訂正の理由が不十分であることとなるので、審査官は、出願人に対し第194条第1項の通知書の送付や電話等によって釈明を求めることができる。

②

これに対し、出願人は、上申書等により、当該補正事項が原文新規事項には該当しない旨を主張、反証することができる。（例えば、当該補正事項が、原文新規事項でないことを示すために、訂正の理由等に記載すべき事項を上申書により提出する。）

③

上記の措置にも係わらず、依然として当該誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在しないとの心証が得られない場合には、審査官は外国語書面の照合を行う。

④

上記照合の結果、原文新規事項が存在する場合には、拒絶理由（第49条第6号）を通知する。

(4)

一般補正で対応可能な補正事項を加入した誤訳訂正書が最後の拒絶理由通知等の後に提出された場合の取扱い

最後の拒絶理由通知等に応答する誤訳訂正書が、第17条の2第4〜6項の要件を満たさない場合は補正却下されることとなるが、通常の日本語出願においても、一の補正事項が補正の要件を満たしていない場合はこの補正を含む補正書全体が却下されるのと同様に、誤訳訂正書中に第17条の2第4〜6項の要件を満たさない補正事項がある場合は、一般補正で対応可能な補正事項も含めて、誤訳訂正書全体が補正却下される点に留意が必要である。

6.4.4 同日付けの手続補正書と誤訳訂正書とを別個に提出する場合の留意事項

一の拒絶理由通知に応答して、手続補正書と誤訳訂正書を別個に提出する場合は、補正をする単位（手続補正書の「【補正対象項目名】」及び誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」に記載される補正をする単位）が実質的に重複することがないようにしなければならない。

6.4.5 一般補正によって追加された翻訳文新規事項を維持する誤訳訂正書が後に提出された場合の取扱い

(1)

誤訳訂正書の記載から、翻訳文新規事項が追加されたことが第三者及び審査官にとって明らかとなる場合には、そのような誤訳訂正書の提出により当該翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとする。

例えば、一般補正によって追加された翻訳文新規事項を含む記載個所が、誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含まれており、しかも訂正の理由が十分示されているような誤訳訂正書が提出された場合は、一般補正によって追加された翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとし、誤訳訂正後の明細書等に当該翻訳文新規事項が存在することを理由として拒絶又は補正却下をすることはできない。

（説明）

このような誤訳訂正書は翻訳文新規事項の拒絶理由を解消するために提出されたものであると考えられる（5.3.4(3)参照）。

翻訳文新規事項については、第17条の2第3号に「誤訳訂正書を提出してする場合を除き、」と規定されているように、誤訳訂正書の提出によってなされた場合は翻訳文新規事項の制限に違反しないこととされている。これは、誤訳訂正を行うときは、通常、翻訳文新規事項を追加することになるが、このような場合であっても誤訳訂正書の提出という手続によって誤訳訂正の内容及びその内容に原文新規事項が含まれないことが明らかになれば、第三者の外国語書面の監視負担や審査官の審査負担が軽減されることを考慮したものである。

したがって、翻訳文新規事項が、誤訳訂正によるものであることを明示する誤訳訂正書を提出した場合は、当該翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとし、誤訳訂正後の明細書等に当該翻訳文新規事項が存在することを理由として拒絶又は補正却下をすることはできないこととするのが適切である。

(2)

一方、誤訳訂正書の記載から、翻訳文新規事項が追加されたことが第三者及び審査官にとって明らかでないような場合には、そのような誤訳訂正書の提出により当該翻訳文新規事項の拒絶理由は解消しないものとする。

例えば、先の一般補正で追加された翻訳文新規事項を含む記載個所が、誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含まれておらず、しかも訂正の理由も記載されていないような場合には、先の翻訳文新規事項は解消されないこととなる。

したがって、このような場合は、翻訳文新規事項の拒絶理由の通知を行うことができ、先にその拒絶理由を通知していた場合にはそれに基づく拒絶の査定を行うことができる。しかし、誤訳訂正書を補正却下することはできない。

（説明）

このような場合にまで、当該翻訳文新規事項が誤訳訂正書により補正されたと解し、翻訳文新規事項の拒絶理由が解消されるとすることは、誤訳訂正書を設けた趣旨に反することとなるので適切でない。また、当該翻訳文新規事項は結果的に維持されているので、誤訳訂正後も当該翻訳文新規事項の拒絶理由は依然として存在しているものとする。

したがって、このような誤訳訂正書が提出された場合は、翻訳文新規事項を理由とした拒絶理由の通知を行うことができ、先にこの翻訳文新規事項の拒絶理由を通知していた場合にはそれに基づく拒絶の査定を行うことができる。

しかし、当該誤訳訂正書を補正却下することはできない点に留意が必要である。

(3)

なお、誤訳訂正書の記載が必ずしも十分なものでなくとも、誤訳訂正書の記載から翻訳文新規事項が追加されたことが明らかであれば、誤訳訂正書により、翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとする。

7.3.1 補正却下の対象となる補正

①

明細書、特許請求の範囲及び図面についての一般補正であって翻訳文新規事項を追加するもの（第17条の2第3項）。

(ａ)

最後の拒絶理由通知等で指摘した翻訳文新規事項が維持されている場合

(ｂ)

最後の拒絶理由通知等に対する一般補正により原文新規事項が追加され、当該原文新規事項が同時に翻訳文新規事項ともなっている場合

②

特許請求の範囲についてする一般補正又は誤訳訂正であって、発明の特別な技術的特徴を変更するもの（第17条の2第4項）

最後の拒絶理由通知等に応答する一般補正又は誤訳訂正であって、

(ａ)

新たに「特別な技術的特徴が変更された発明」を追加する場合

(ｂ)

最後の拒絶理由通知等で指摘した、「発明の特別な技術的特徴が変更された発明」が含まれている場合

③

特許請求の範囲についてする一般補正又は誤訳訂正であって、次のいずれの事項を目的とするものでもないもの（第17条の2第5項）。

(ａ)

請求項の削除（第17条の2第5項第1号）、

(ｂ)

請求項の限定的減縮（第17条の2第5項第2号）、

(ｃ)

誤記の訂正（第17条の2第5項第3号）、又は

(ｄ)

明りょうでない記載の釈明（拒絶理由に示された事項についてするものに限る。）（第17条の2第5項第4号）。

（説明）

特許請求の範囲についてする補正であって、第17条の2第5項各号のいずれの事項を目的としてなされたものとも認められない場合は、原文新規事項を含む補正であるか否かとは関わりなく、補正却下の対象となる。

④

請求項の限定的減縮を目的とする一般補正又は誤訳訂正であって、補正後の発明が独立して特許を受けられないもの（第17条の2第6項）。

7.3.2 補正却下の検討手順

補正却下の検討手順は、「新規事項」を「翻訳文新規事項」と読み替えた上で、「第Ⅸ部　審査の進め方」の「6.2.2　補正の適否の検討手順」に従う。

7.3.3 最後の拒絶理由通知等に応答して複数回の手続補正（誤訳訂正及び一般補正）がなされた場合の取扱い

(1)

異日に誤訳訂正と一般補正がなされている場合には、当該一般補正より前に誤訳訂正がなされていなければ翻訳文を、当該一般補正より前に誤訳訂正がなされていればその誤訳訂正書による補正直後の明細書、特許請求の範囲又は図面を基準明細書として、当該一般補正が第17条の2第3項の規定に違反していないかどうかについて判断を行う。

(2)

同日に複数の補正（誤訳訂正及び一般補正を含む）がなされている場合であって、いずれが先になされた補正と見るべきかが内容的に明らかな場合は、先になされたと考えられる補正から順次適否を判断する。同日付けの補正の先後が不明であり、先後の如何によって却下の有無又は却下の対象が左右される場合には、審査官は第194条第1項の通知書により、出願人に補正の先後を確認し、その上で補正の適否の判断の順序を決定する。

7.3.4 第17条の2第6項及び第53条の適用について

(1)

独立特許要件を適用する際に判断する規定は、以下のものとする。

第29条、第29条の2、第32条、第36条第4項第1号又は第6項（第4号は除く）、及び、第39条第1項から第4項。

(2)

限定的減縮を目的とした補正がされた請求項に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用する規定に第49条第6号（原文新規事項）は含まれない。

7.3.5 補正を却下する場合の出願の取扱い

補正を却下する場合の出願の取扱いは、「第Ⅸ部　審査の進め方　6.3」または「第Ⅴ部第1章第2節　第50条の2の通知　4.2」に従う。

7.3.6 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い

(1)

補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱いは、基本的に「新規事項」を「翻訳文新規事項」と読み替えた上で「第Ⅸ部　審査の進め方　6.4」、または「第Ⅴ部第1章第2節　第50条の2の通知　4.2」に従う。

(2)

最後の拒絶理由通知等に対する補正により、原文新規事項が追加された場合は、原文新規事項が追加されたことを理由としては補正却下されないので、再度拒絶理由を通知することとなる。ただし、最後の拒絶理由または第50条の2の通知が併せてなされた拒絶理由が解消していない場合は、その旨の拒絶理由を通知することなく拒絶の査定をすることができる。なお、この場合、当該査定に原文新規事項が存在している旨を付記することとする。

8.2.1 調査範囲についての留意事項

(1)

外国語書面出願やPCT外国語出願が特許法第29条の2、同法第184条の13、実用新案法第3条の2又は同法第48条の9における他の出願（先願）となった場合、これら先願の先行技術効果は外国語書面から発生するので、最終的には、引用した先願の外国語書面の記載個所を指摘できなければならない。

(2)

ただし、上記8.1と同様に、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性は極めて高いため、通常は、日本語に翻訳された部分のみを調査すれば足りると考えられる。

8.2.2 外国語書面出願やPCT外国語出願を特許法第29条の2、同法第184条の13、実用新案法第3条の2又は同法第48条の9における他の出願として引用する場合の拒絶理由通知への記載方法についての留意事項

通常は、翻訳文中の記載個所を指摘するとともに対応する外国語書面の記載が拒絶理由の根拠である旨を記載すれば足りるが、外国語書面における記載個所が判明していれば、翻訳文及び外国語書面のそれぞれの記載個所を指摘する。

8.2.3 出願人の反論への対応

(1)

外国語書面出願を「他の出願」として第29条の2等の拒絶理由を通知した場合において、出願人が、意見書等により、審査官の指摘事項は当該出願の外国語書面に記載されていない旨主張し、外国語書面に記載されている旨の審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。審査官の心証が変わらない場合には、拒絶の査定をする。

(2)

審査が終了していない他の出願について原文新規事項が発見された場合には、当該他の出願について原文新規事項の拒絶理由を通知する。

9.2.1 分割出願の形態

外国語書面出願関連の分割出願の形態としては次のような場合が考えられる。

9.2.2 審査実務

(1)

原出願が外国語書面出願の場合（ケース1、2）

分割の実体的要件のうち、「原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること」（第Ⅴ部第1章第1節「出願の分割」2.2「実体的要件」(1) の(ⅱ)又は(2)の(ⅱ)）については、原出願の外国語書面に記載された事項の範囲内となる。しかしながら、原出願の外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常、当該要件の判断に当たっては、原出願の翻訳文と分割出願の明細書等に記載された事項を比較すれば足りる。

(2)

分割出願が外国語書面の場合（ケース1、3）

外国語書面ではなく、翻訳文やその後に補正された明細書等について、分割の実体的要件を満たすか否かを判断する。

9.2.3 分割出願が可能な期間

外国語書面出願について出願の分割が可能な期間は、通常の日本語出願の場合と基本的に同様であるが、外国語書面出願を原出願として分割出願をする場合、原出願についての翻訳文提出前は、分割の対象となる原出願の明細書等が存在しない状態なので、この間に分割出願をすることはできない。

9.3.1 変更出願の形態

実用新案登録出願には、外国語書面出願を認めないので、外国語書面出願の関係する変更出願の形態は以下の２例のみである。

9.3.2 審査実務

(1)

ケース1の場合

①

変更出願の基礎となる範囲は、原出願の外国語書面に記載した事項の範囲であるが、翻訳文が提出されている場合には、原出願の外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、原出願の翻訳文と変更出願の明細書等に記載された事項を比較して変更出願の実体的要件を判断すれば足りる。

②

翻訳文提出前に変更出願がなされた場合には、変更出願の実体的要件は、原出願の外国語書面と変更出願の明細書等に記載された事項を比較して判断することになる。

(2)

ケース2の場合

①

変更要件の適否を原出願（通常出願）の出願当初明細書等と変更出願の明細書等について判断し、その他は他の外国語書面出願と同様に審査を行う。

②

変更出願の外国語書面が変更要件を満たしていなくとも、翻訳文やその後の補正明細書等について瑕疵が治癒されていれば適法な変更となる。

9.4.1 出願の形態

外国語書面出願関連の国内優先権主張の形態としては次のような場合が考えられる。

9.4.2 審査実務

(1)

ケース1、2の場合

①

国内優先権の基礎となる範囲は、先の出願の外国語書面に記載した事項の範囲であるが、翻訳文が提出されている場合には、先の出願の外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、先の出願の翻訳文と国内優先権主張出願の明細書等に記載された事項を比較して国内優先権の効果の有無を判断すれば足りる。

②

ただし、翻訳文提出前に国内優先権主張出願がされ、その後先の出願について翻訳文が提出されなかった場合には、国内優先権の効果は、先の出願の外国語書面と優先権主張出願の明細書等に記載された事項を比較して判断しなければならない。

③

また、優先権主張の効果の有無を判断するのは、通常の国内優先権主張出願の場合と同様、先の出願の出願日と国内優先権主張出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となる先行技術が発見された場合のみである。

(2)

ケース3の場合

優先権主張の効果の有無を、先の出願（通常出願）と優先権主張を伴う外国語書面出願の明細書等に記載された事項を比較して判断し、その他は他の外国語書面出願と同様に審査を行う。

10.2.1 PCT外国語出願における誤訳訂正

(1)

PCT外国語特許出願についても、外国語書面出願と同様、誤訳訂正書の提出により誤訳訂正を認める（第184条の12第2項）。

(2)

また、誤訳訂正を行った場合は、翻訳文とともに誤訳訂正直後の明細書、特許請求の範囲又は図面もその後の一般補正における翻訳文新規事項の基準明細書となる。

(3)

PCT外国語実用新案登録出願の場合は、明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正ができる期間内に（実用新案法第2条の2第1項、第6条の2、第48条の8第2項）、外国語で作成された国際出願日における明細書等に基づき誤訳訂正が可能であり、この場合は実用新案法第2条の2第4項に規定される手続補正書により補正を行う（実用新案法第48条の8第3項）。

10.2.2 PCT外国語特許出願における一般補正

PCT外国語特許出願における一般補正の基準明細書は、「国際特許出願の翻訳文又は図面（誤訳訂正書を提出した場合は、翻訳文又は誤訳訂正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）」であり（第184条の12第2項）、これに違反した場合は、外国語書面出願の場合と同様に拒絶理由となる。（なお、PCT外国語実用新案登録出願については、翻訳文を基準とした新規事項の追加に関する規定は設けられていない。）

10.2.3 条約第34条に基づく補正の取扱い

(1)

PCT外国語特許出願については、国際段階において、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をなし、その補正書の翻訳文を国内処理基準時の属する日までに特許庁長官に提出したときは、その補正は、誤訳訂正書を提出してされたものとみなす（第184条の8第1〜4項）。

したがって、その場合、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正により、翻訳文新規事項の基準明細書は、国際特許出願の翻訳文若しくは図面又は条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正後の明細書の翻訳文若しくは図面となる。

(2)

PCT外国語実用新案登録出願について、上記条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正がなされた場合は、その補正は第2条の2の規定による補正がなされたものとみなされる（実用新案法第48条の15第1項）。