審査基準において、記載の誤りがありましたので、訂正します。
- ＜適用時期＞
- 記載の誤りの訂正であり、実質的な判断は変更されませんので、該当箇所の適用日に遡及して適用します。
- ＜訂正のポイント＞
- 1．「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」について
審査基準の「第 III 部第 II 節 特別な技術的特徴を変更する補正」の「4.1基本的な審査の進め方」(1)の第3段落の記載の誤りを、以下のように訂正します。（太文字箇所を追加する訂正を行います）。
- ＜訂正後＞
- 一方、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明との間に同一の又は対応する特別な技術的特徴を見出すことができない場合には、補正後の特許請求の範囲の中で、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明（補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明との間で同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明に限る。）と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しない発明（以下、「特別な技術的特徴が変更された発明」という。）については、審査対象とせず、それ以外の発明については審査対象とする。
- ＜説 明＞
- 以下の想定事例について説明します。
- 補正前の請求項1と3に係る発明群は、先行技術に対する貢献をもたらす特別な技術的特徴Ａによって発明の単一性の要件を満たすため、新規性・進歩性等の特許要件を審査しました。請求項3に係る発明が審査対象とされた結果、特別な技術的特徴を有していない請求項2に係る発明についても実質的に審査が終了したため、審査対象に加えられました。その後、出願人が、請求項1と3に係る発明に対し、特別な技術的特徴Ａを変更しない範囲で、それぞれに新たな特徴Ｃ，Ｅを追加する補正がされ、請求項2に係る発明については、特別な技術的特徴Ａを有しないまま、新たな特徴Ｄを追加する補正がなされたとします。
| （補正前） |  |
（補正後） |
| 請求項1 ： Ａ | 請求項1 ： Ａ＋Ｃ | |
| 請求項2 ： Ｂ | 請求項2 ： Ｂ＋Ｄ | |
| 請求項3 ： Ａ＋Ｂ | 請求項3 ： Ａ＋Ｂ＋Ｅ |
- 補正後の請求項1,3に係る発明は、補正前の請求項1,3との間で、同一の特別な技術的特徴Ａを有しており、これら4つの発明は、発明の単一性の要件を満たしていますから、補正後の請求項1,3についての補正は適法な補正として認められるべきです。
- このような場合、発明の特別な技術的特徴を変更する補正か否かの判断の仕方として、「特許・実用新案審査基準」第 III 部第 II 節「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の「4.1基本的な審査の進め方」（1）の第3段落には、補正後の特許請求の範囲に係る発明が、「補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しない発明については、審査対象とせず、それ以外の発明については審査対象とする。」と記載されています 。
- ところが、審査基準を文言どおり解釈すると、補正前の請求項2に係る発明はもともと特別な技術的特徴を有していないので、補正前の請求項2に係る発明との間で「同一のまたは対応する特別な技術的特徴を有する発明」は存在せず、請求項1，3に係る補正についても不適法と判断されるという不合理な結論になります。
- 「補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明との間で同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明に限る。」と追加することにより、「補正前の特許請求の範囲の特許要件について審査が行われたすべての発明」から、想定事例の請求項2に係る発明は除外され、補正後の請求項1，3に係る補正は適法であると判断されます。なお、請求項2に係る補正は不適法な補正となります。
2．「特許法第29条の2」について
審査基準の第 II 部第3章 特許法第29条の2 3ページ 2.6(1)の記載の誤りを、以下のように訂正します。（太字箇所を削除する訂正を行います）。
（正） (1) 出願人同一の判断は当該特許出願の現実の出願時点で、他の出願と当該特許出願との出願人の異同によって行う。
（誤） (1) 出願人同一の判断は当該特許出願の現実の出願時点で、他の出願と当該特許出願との各々の願書に記載された出願人の異同によって行う。
＜説 明＞
特許法第29条の2には以下のように規定されています。
特許法第29条の2
・・・（略）・・・
ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
一方、「特許・実用新案審査基準」では、「出願人同一の判断は当該特許出願の現実の出願時点で、他の出願と当該特許出願との各々の願書に記載された出願人の異同によって行う。」と記載されています。
しかしながら、「願書」に記載された「出願人」は補正できません。 したがって、下記の例のように、特許出願Ａの出願後「出願人名義変更届」によって出願人が変更された場合、特許法第29条の2の規定により特許出願Ｂは拒絶されないにもかかわらず、審査基準の記載どおりに運用すると、特許出願Ａと特許出願Ｂの「願書」に記載された出願人は異なることから、特許法第29条の2により拒絶されることになります。
- 例： 特許出願Ａ （特許出願Ａの名義変更） 特許出願Ｂ
- −−−−−−●−−−−−−−−○−−−−−−−−−−●−−−−−−＞
- 出願人：Ｘ＋Ｙ （Ｘ＋Ｙ→Ｘ） 出願人：Ｘ
そこで、審査基準を上記のとおり訂正します。
［更新日 2008.12.26］
