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プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて

平成28年9月28日
特許庁

 

概要

平成27年6月5日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合)に関する最高裁判決(平成24年(受)1204号、同2658号)がありました。本件最高裁判決の判示内容を踏まえた審査の概要は、以下のとおりです。

  • ○ 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であるという拒絶理由を通知します。

    ※「不可能・非実際的事情」とは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情をいいます。

    ※後に無効理由を含む特許となったり、第三者の利益が不当に害されたりすることがないよう、拒絶理由を通知することで、出願人に、「不可能・非実際的事情」が存在することの主張・立証の機会や、反論・補正の機会を与えることとします。

  • ○ 出願人は、当該拒絶理由を解消するために、以下の対応をとることができます。
    ア.当該請求項の削除
    イ.当該請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正
    ウ.当該請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正
    エ.不可能・非実際的事情についての意見書等による主張・立証
    オ.当該請求項は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない旨の反論

  • ○ 出願人の「不可能・非実際的事情」についての主張・立証の内容に、合理的な疑問がない限り(通常、拒絶理由通知時又は拒絶査定時に、審査官が具体的な疑義を示せない限り)、審査官は、「不可能・非実際的事情」が存在するものと判断します。

審査の取扱いの詳細について、特許庁は、以下2に掲載するように順次資料を公表してきました。そして、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所の改訂の背景及び要点(平成28年3月30日)(PDF:99KB)」で示したとおりに検討し、平成28年3月30日に改訂特許・実用新案審査ハンドブックを公表しました。平成28年4月1日以降の審査の取扱いの詳細については、同審査ハンドブックを参照してください。

2 資料

[更新日 2016年9月28日]

お問い合わせ

特許庁審査第一部調整課審査基準室

電話:03-3581-1101 内線3112

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