審決


取消2018-670057

東京都中央区日本橋富沢町12番8号
 請求人
大東潤滑株式会社
  
東京都新宿区新宿6-8-5 新宿山崎ビル202 鈴木正次特許事務所
 代理人弁理士
涌井 謙一
  
東京都新宿区西新宿1丁目25番1号 新宿センタービル31階 TH弁護士法人
 代理人弁護士
高橋 淳
  
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イーストタワー19階 和田倉門法律事務所
 代理人弁護士
加藤 伸樹
  
東京都新宿区新宿6-8-5 新宿山崎ビル202
 代理人弁理士
山本 典弘
  
東京都新宿区新宿6-8-5 新宿山崎ビル202 鈴木正次特許事務所
 代理人弁理士
鈴木 一永
  
東京都新宿区新宿6-8-5 新宿山崎ビル202 鈴木正次特許事務所
 代理人弁理士
工藤 貴宏
  
東京都新宿区新宿6-8-5 新宿山崎ビル202 鈴木正次特許事務所
 代理人弁理士
三井 直人
  
Jerg-Wieland-Strasse 4 89081 Ulm(DE)
 被請求人
Liqui-Moly Gesellschaft mit beschrankter Haftung
  
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁理士
稲葉 良幸
  
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁理士
田中 克郎
  
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁理士
石田 昌彦
  
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁護士
太田 知成
  
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁理士
廣中 健
  
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁理士
右馬埜 大地
  


 
  
 上記当事者間の国際商標登録第803684号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。



 結 論
  
 本件審判の請求は,成り立たない。
 審判費用は,請求人の負担とする。



 理 由
  
第1 本件商標
 国際登録第803684号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,2007年(平成19年)11月22日に国際商標登録出願(事後指定),第4類「Industrial oils and greases, including motor, gear, compressor oils as well as hydraulic oils; contact oils and greases; non-chemical additives for industrial oils and for fuel, particularly for gasoline and diesel oil; non-chemical additives for industrial greases, for industrial oils, for motor oils, gear oils, compressor oils and for hydraulic oils.」を指定商品として,平成21年5月22日に設定登録されたものである。
 そして,本件審判の請求の登録は,平成31年1月11日にされたものである(以下,本件審判の請求の登録前3年以内を「本件要証期間内」という。)。
 
第2 請求人の主張
 請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中「non-chemical additives for industrial oils and for fuel, particularly for gasoline and diesel oil」についてはその登録を取消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)請求の理由
 本件商標は,本件商標の指定商品中,第4類「non-chemical additives for industrial oils and for fuel, particularly for gasoline and diesel oil」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
 商品カタログ(乙1)については発行日が付されておらず,証拠として採用できない。
 ウェブサイト,インボイス及び雑誌広告(乙2~乙13)において使用された商標が,本件商標と社会通念上同一と認められる商標であるという点にことについては争わない。
 しかしながら,本件商標権者が,本件商標を本件審判の請求に係る指定商品について使用しているとは認められない。
 被請求人が,本件商標権者が本件商標を使用している商品であると主張して提出した証拠に掲載されている商品は,その商品説明等に「燃料の酸化と経年変化を保護」(乙1,「GASOLINE STABILIZER」の説明),「燃料の高速化」,「性能の向上」及び「燃焼しなかった燃料カスの減少」(乙1,「SPEEDTEC GASOLINE」の説明)等の作用・効果を発揮すると,説明・紹介されているものである。
 上記のような作用・効果は,添加剤を添加することによって生じる化学的な反応によって生起するものであるという事を踏まえるならば,これらの商品は,「エンジンオイル等に添加されることにより,化学的な反応を生起させて,燃費向上等の機能を発揮させる「化学品」であると解される。
 したがって,本件商標が,本件審判の請求に係る指定商品と認めることはできない。
(3)まとめ
 以上よりすると,被請求人の提出する各証拠によっては,本件商標権者等により,本件要証期間以内に,本件商標がその指定商品に使用されていることの証明はなされていないため,本件商標の指定商品中「non-chemical additives for industrial oils and for fuel, particularly for gasoline and diesel oil」の取消を免れることはできない。
 
第3 被請求人の主張
 被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証を提出した。
(1)本件商標権者について
 本件商標権者は,ドイツのバーデンーヴュルテンペルク州ウルムで,1957年(昭和32年)に設立された会社である。
 本件商標権者の主力商品は二硫化モリブデンを配合したエンジンオイルであり,さらに,自動車・二輪自動車のエンジンオイル等のオイル交換の際に使用される添加剤(化学品を除く)なども製造・販売している。
(2)本件商標の使用事実について
 ア 本件商標権者は,我が国においては,東京都中央区に所在する「リキモリトレーディング株式会社」(以下「リキモリトレーディング社」という。)及び大阪市に所在する「株式会社谷尾商会」(以下「谷尾商会」という。)を含む販売代理店を通じて,エンジンオイル用添加剤,燃料用添加剤等の販売を行っている。
 イ 本件商標権者の販売代理店であるリキモリトレーディング社が,インターネットを通じて配布した商品カタログ(乙1)の表紙には,本件商標が大きく表示されている。
 当該商品カタログには,商品「エンジンオイル用添加剤,燃料用添加剤」が掲載され,各商品の包装容器にも本件商標が表示されている。
 ウ 2016年(平成28年)11月28日及び2017年(平成29年)9月26日にウェイバック・マシン(ウェイバック・マシン(Wayback Machine)とは,アメリカの非営利団体インターネット・アーカイブが運用する,ある一時点でのウェブページの内容を保存するサービスである。以下同じ。)に保存された本件商標権者の販売代理店であるリキモリトレーディング社のウェブサイト(乙2,乙3)は,本件商標権者が,燃料用添加剤の販売を行っている事実を示すものであり,当該ウェブサイトの左上方には本件商標が表示されているとともに,掲載されている商品の包装容器には,本件商標が表示されている。
 エ 本件商標権者は,本件要証期間内において,国内販売代理店であるリキモリトレーディング社に,本件商標を付した燃料用添加剤を販売した際のインボイスを送付した(乙4~9)。
 オ 2017年(平成29年)3月12日にウェイバック・マシンに保存された本件商標権者の販売代理店である谷尾商会のウェブサイト(乙10)は,本件商標権者が,二輪自動車用の燃料の添加剤(化学品を除く)の販売を行っている事実を示すものである。
 当該ウェブサイトの左上方には本件商標が表示されているとともに,商品の包装容器には,本件商標が表示されている。
 カ 平成29年(2017年)9月27日発行(2017年11月号),同30年(2018年)1月27日発行(2018年3月号)及び同年3月27日発行(2018年5月号)のバイク専門雑誌「RIDERS CLUB」に掲載された広告(乙11~13)には,商品名を「Motorbike Speed Additive」,「Motorbike 2T Bike-Additive」又は「Motorbike 4T Bike-Additive」とする商品が掲載され,広告の右上方には本件商標が表示されているとともに,商品の包装容器には,本件商標が表示されている。
(3)使用商標について
 上記証拠に表示されている使用商標と本件商標は,共に四隅を丸めた横長矩形の上半分を青色で,下半分を赤色で表し,そして,上段に「LIQUI」の文字を,下段に「MOLY」の文字を白抜きで表したものであるから,本件商標と使用商標は,同一の商標というべきものであるから,使用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標といえる。
(4)使用商品
 上記証拠に表示されている商品は,「燃料用添加剤」であり,これは,自家用自動車を保有する個人又は自動車整備を行う事業者等によって,自動車の動力性能・燃費性能向上等を目的として,完成品として購入されるものであり,ガソリンを燃料タンク内に給油した後に,追加的に注入して使用される商品であり,本件審判請求に係る指定商品に該当する(乙14)。
(5)使用行為
 ア 商品カタログ(乙1),ウェブサイト(乙2,乙3,乙10)及び雑誌広告(乙11~乙13)には,商品の画像が掲載され,当該商品には,本願商標が付されている。
 イ 商品カタログ(乙1),ウェブサイト(乙2,乙3,乙10)には,商品の長所や特徴が記載されているとともに,商品の価格が記載されている。
 ウ インボイス(乙4~乙9)は,商品が我が国の販売代理店に販売された事実を示す請求書に本件商標が表示されている。
 エ 雑誌広告(乙11~乙13)には,本件商標が表示されているとともに,商品の包装容器には,本件商標が表示されている。
 オ 以上の使用行為は,商標法第2条第3項第1号の「商品に標章を付する行為」及び同項第8号の「商品に関する広告,価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布し,又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当することは明らかである。
(6)使用時期及び使用場所について
 ア 商品カタログ(乙1)については,発行日,頒布日こ関する情報の記載がないところ,ウェブサイト,インボイス,雑誌広告(乙2~乙13)が作成又は頒布されたのは,いずれも本件要証期間内である。
 イ 商品カタログ(乙1)及びウェブサイト(乙2,乙3)は,本件商標権者の我が国販売代理店であるリキモリトレーディング社によって作成,頒布されたカタログ,ウェブサイトであり,日本語で記載され,インターネットを通じて我が国の需要者,取引者に対して頒布されたものである。
 ウ インボイス(乙4~乙9)は,外国語で記載されているとしても,本件商標権者の我が国販売代理店であるリキモリトレーディング社に発行されたものであることは明らかである。
 エ ウェブサイト(乙10)は,本件商標権者の我が国販売代理店である谷尾商会によって作成,頒布されたウェブサイトであり,日本語で記載され,インターネットを通じて我が国の需要者,取引者に対して頒布されたものである。
 オ 雑誌広告(乙11~乙13)は,我が国で発行,頒布された雑誌に掲載されたものである。
(7)使用者
 本件商標権者は,我が国における販売代理店であるリキモリトレーディング社及び谷尾商会に,日本における,本件商標を付した商品「エンジンオイル用添加剤,燃料用添加剤」等の販売を許諾していたものであるから,リキモリトレーディング社及び谷尾商会は,本件商標に関して本件商標権者の通常使用権者といえる。
(8)まとめ
 以上のとおり,本件要証期間内において,本件商標の通常使用権者が,本件商標と同一の商標を,本件審判の請求に係る指定商品について使用していたことは明らかである。
 
第4 当審の判断
1 証拠及び被請求人の主張によれば,以下の事実が認められる。
(1)本件商標権者は,ドイツにおいて1957年(昭和32年)に創業した総合潤滑油メーカーである(乙12)。
(2)バイク専門雑誌「RIDERS CLUB(2018年5月号)」(2018年(平成30年)3月27日発行,乙13)には谷尾商会に係る広告が掲載され,当該広告には,その右上に上半分を青色及び下半分を赤色で表した角丸の四角形中に,「LIQUI」及び「MOLY」の白抜き文字をそれぞれ上下の部分に配してなる商標(以下「本件使用商標」という。)が表されている。
 そして,当該広告には谷尾商会が本件商標権者の正規日本代理店である旨の記載とともに,商品名を「Motorbike Speed-Additive」とする商品(以下「本件使用商品」という。)の包装容器の画像が掲載されている。
(3)商品名を「Motorbike Speed-Addive」とする商品(本件使用商品)は,「完全燃焼による鋭いアクセルレスポンスと加速性能を向上させる燃焼向上剤」であり,「15~20Lのガソリンに対し本製品(150ml)をご使用ください。」と説明されている(乙10)。
2 判断
(1)商標法第50条第1項について
 商標法50条1項には,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者(以下「商標権者等」という。)のいずれもが,同項に規定する登録商標の使用をしていないときは,取消しの審判により,その商標登録は取り消される旨規定されている。ここで,商標権者等が登録商標の使用をしている場合とは,特段の事情のある場合はさておき,商標権者等が,その製造に係る商品の販売等の行為をするに当たり,登録商標を使用する場合のみを指すのではなく,商標権者等によって市場に置かれた商品が流通する過程において,流通業者等が,商標権者等の製造に係る当該商品を販売等するに当たり,当該登録商標を使用する場合を含むものと解するのが相当である(知財高裁平成24年(行ケ)第10310号・同25年3月25日判決)。
(2)上記1において認定した事実によれば,以下のように判断できる。
 ア 使用商標について
(ア)本件商標は,別掲1のとおり,上半分を青色及び,下半分を赤色で表した角丸の四角形中に,「LIQUI」及び「MOLY」の白抜き文字をそれぞれ上下の部分に配してなるものである。
(イ)他方,本件使用商標は,上記1(2)のとおり,上半分を青色及び,下半分を赤色で表した角丸の四角形中に,「LIQUI」及び「MOLY」の白抜き文字をそれぞれ上下の部分に配してなるものである。
(ウ)したがって,本件使用商標は,本件商標と外観において同一の構成よりなるものといえるから,本件商標と社会通念上同一の商標といえる。
 イ 使用商品について
 本件審判に係る指定商品は「non-chemical additives for industrial oils and for fuel, particularly for gasoline and diesel oil」(参考訳:工業用潤滑油用の添加剤並びに燃料用添加剤、特にガソリン燃料用及びディーゼル燃料用の添加剤(いずれも化学品を除く。))であるところ,本件使用商品は,上記1(3)のとおり,商品名を「Motorbike Speed-Addive」とする商品(本件使用商品)であって,燃料の完全燃焼による鋭いアクセルレスポンスと加速性能を向上させることを目的として,ガソリン(燃料)に添加されるものであるから,商品「ガソリン(燃料)用添加剤」といえるものである。
 そうすると,本件使用商品は,本件審判に係る指定商品に含まれることは明らかである。
 ウ 使用者及び使用時期について
 上記1(2)の記載によると,谷尾商会は,本件商標権者の正規日本代理店であって,本件商標権者が製造した本件使用商品を輸入し販売していると優に推認することができるから,谷尾商会は,本件使用商品の流通業者であるといえる。
 そして,谷尾商会は,2018年(平成30年)3月27日発行されたバイク専門雑誌「RIDERS CLUB(2018年5月号)」に,本件商標権者の製造した本件使用商品に関する広告に本件使用商標を付して頒布したのであるから,当該行為は,本件商標権者によって市場に置かれた商品が流通する過程において,流通業者が,本件商標権者の製造に係る当該商品を販売等するに当たり,本件使用商標を使用したものといえる。
 以上よりすると,本件商標権者は,本件要証期間内に,流通業者を介して,本件使用商品に関する広告を行ったというべきである。
 エ 小括
 以上によれば,本件商標権者は,本件要証期間内に日本国内において,流通業者を介して,本件審判の請求に係る指定商品中「non-chemical additives for industrial oils and for fuel, particularly for gasoline and diesel oil」に含まれる本件使用商品「ガソリン(燃料)用添加剤」に関する広告に本件使用商標を付して頒布したと認めることができる。
 この行為は,商標法第2条第3項第8号「商品に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当する。
3 請求人の主張に対し
 請求人は,本件使用商品を含む本件商標権者が本件商標を使用している商品は,「燃料の酸化と経年変化を保護」又は「燃焼しなかった燃料カスの減少」等の作用・効果を発揮すると,説明・紹介されており,当該作用・効果は,添加剤を添加することによって生じる化学的な反応によって生起するものであって,これらの商品は,「エンジンオイル等に添加されることにより,化学的な反応を生起させて,燃費向上等の機能を発揮させる「化学品」であると解されるため,本件使用商品は本件審判の請求に係る指定商品に含まれるものではない旨主張する。
 しかしながら,本件使用商品は,たとえ,当該商品をガソリンに加えた結果,化学的な反応を生起させるものとしても,上記2(2)イのとおり,燃料の完全燃焼による鋭いアクセルレスポンスと加速性能を向上させることを目的として,ガソリン(燃料)に添加されるものであるから,商品「ガソリン(燃料)用添加剤」といえるものであって,当該添加剤を加えた結果,当該添加剤がガソリン(燃料)との関係において生じる反応等の状況によって本件使用商品が商品「ガソリン(燃料)用添加剤」であるとする判断を左右するものではない。
 したがって,請求人の上記主張は,採用できない。
4 むすび
 以上のとおり,被請求人は,本件要証期間内に日本国内において本件商標権者が本件審判の請求に係る指定商品「non-chemical additives for industrial oils and for fuel, particularly for gasoline and diesel oil」について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしたことを証明したものと認められる。
 したがって,本件商標の登録は,本件審判の請求に係る指定商品について,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。
 よって,結論のとおり審決する。


        令和 1年 9月 4日

     審判長  特許庁審判官 榎本 政実
          特許庁審判官 早川 文宏
          特許庁審判官 大森 友子

 
  
別掲 本件商標(色彩については、原本参照。)
 
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)                この審決に対する訴えは,この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は,その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として,提起することができます。         (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)        特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。


〔審決分類〕T132 .1  -Y  (X04)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 1年 9月 4日  審判書記官  松本 利夫