産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会
第6回 審査基準専門委員会ワーキンググループ
議事要旨

1. 日時・場所

日時：平成27年7月3日（金曜日） 15時00分から17時00分

場所：特許庁庁舎16階  特別会議室

2. 出席者

田中座長、青木委員、淺見委員、伊藤委員、鈴木委員、濱田委員、二瀬委員、本田委員、八島委員

3. 議題

• プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準の点検・改訂について
• 審査基準全編にわたる改訂の骨子について

4. 議事内容
（1）プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準の改訂について

事務局から資料1に基づき審議事項の説明を行い、議論がなされ、事務局案のとおり審査基準の改訂を行い、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の新運用を開始することが了承された。主な論点は、次のとおり。

新規性・進歩性の判断について

• 現行審査基準における請求項に係る発明の認定に関する考え方は、変更せずに維持すること。

明確性要件の判断について（プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性が認められる限定的な事情について）

• 審査基準第I部第1章「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の2.2.2.4（2）①（i）の記載を、最高裁判決に合わせ、以下のように修正すること。
  
  

  「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、当該請求項の記載が「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる。そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断される。（参考）最二小判平成27年6月5日(平成24年（受）第1204号、同2658号特許権侵害差止請求事件)「プラバスタチンナトリウム事件」判決」

明確性要件の判断について（不可能・非実際的事情の類型等について）

• 「不可能・非実際的事情」について、少なくとも、今般の最高裁判決で例示された以下の2つの類型を審査基準に記載すること。また、これらの事情に該当する具体例については、今後の裁判例・審決例等を踏まえて、審査ハンドブックにおいて充実させていくこと。
  
  

  （i）出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったこと。
  （ii）特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要すること。

• 物の発明に係る請求項にその物の製造方法を記載した場合に、「不可能・非実際的事情」が存在することについて、出願人は、発明の詳細な説明、意見書等において説明することができる旨を審査基準において記載すること。

物の発明に係る請求項にその物の製造方法が発明特定事項として記載されている場合の当面の審査について（審査における取扱いについて）

• 物の発明に係る請求項において、請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」は、当該請求項に係る物の発明は、今般の最高裁判決の判示内容に従って判断すること。
• また、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当すると判断したときは、明確性要件違反の拒絶理由を通知すること。さらに、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かの判断に資する具体例を、審査ハンドブックにおいて充実させていくこと。
• ただし、審査ハンドブックにおいて示される「不可能・非実際的事情」に該当する場合は、出願人から説明されるまでもなく、上記事情が存在すると判断し、審査官は拒絶理由を通知しないこと。

物の発明に係る請求項にその物の製造方法が発明特定事項として記載されている場合の当面の審査について（出願人側の対応について）

• 出願人が、「不可能・非実際的事情」の存在を積極的かつ厳密に立証することは事柄の性質上限界があることから、以下の(i)又は(ii)に該当することについて出願人から説明があった場合には、審査官は、上記事情が存在することの説明として合理的な疑問がない限り、上記事情が存在すると判断すること。
  
  

  （i）出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったこと。
  （ii）特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要すること。

物の発明に係る請求項にその物の製造方法が発明特定事項として記載されている場合の当面の審査について（新運用の開始時期について）

• 最高裁判決を踏まえたプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の新運用は、審査基準専門委員会ＷＧにおいて審議されてきた他の事項とは切り離して、速やかに開始すること。

（2）審査基準全編にわたる改訂の骨子について

事務局から資料2、3に基づき説明を行い、議論がなされて、改訂審査基準案をパブリックコメント手続にかけることが了承された。

［更新日　2015年7月6日］

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