第1回審査基準専門委員会議事録

田村審査基準室長

ただいまから、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の審査基準専門委員会を開催いたします。

本日はお忙しい中お集まりいただき、まことにありがとうございます。私は事務局を務めさせていただきます特許庁調整課審査基準室の田村と申します。よろしくお願いいたします。

本専門委員会は、特許制度小委員会における書面決議により、9月19日付で設置されたものでございまして、本日、第1回目の開催の運びとなりました。

本専門委員会の座長につきましては、産業構造審議会の運営規程に基づきまして、特許制度小委員会の委員長が指名することになっております。特許制度小委員会の中山委員長に御相談いたしましたところ、中山委員長御自身に座長を兼務していただくということで了承が得られております。特に御異存がなければ、本日の委員会は中山委員を座長として進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。

［「異議なし」の声あり］

田村審査基準室長

それでは、中山座長から一言ごあいさつをお願いいたします。

中山座長長

中山でございます。よろしくお願いいたします。自分で自分を指名するのもおかしいのですが、特許庁の要望でございますので、座長を務めさせていただきます。

本日から審査基準についての議論をするということでございますが、御存じのとおり、審査基準は法律的には法律と同じような拘束力を持つものではないということになっておりますが、しかし、審査に関する一般的な指針であるのみならず、特許に関連するすべての人、特許出願人とか審判官、裁判官、弁理士、弁護士、その他もろもろの方に対して、事実上、法律に近い効果を持っているという性質のものでございます。この審査基準を検討するということは、非常に多岐にわたる内容を含んでおりまして、かつ、重要な問題であろうと思っております。したがいまして容易なことではないと考えておりますが、ぜひとも委員の皆様方の忌憚のない御意見、御議論を通じまして検討してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

以上、簡単でございますが、私のあいさつにかえさせていただきます。

田村審査基準室長

ありがとうございました。

以降の議事進行を中山座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

中山座長

本日は第1回の専門委員会でございますので、事務局から委員の皆様方及びメインテーブルの出席者の御紹介をお願いいたします。

田村審査基準室長

お手元の資料2をごらんいただきたいと思います。そちらに委員名簿がございます。委員の皆様を五十音順で御紹介させていただきます。

まず、阿部・井窪・片山法律事務所弁護士・弁理士でいらっしゃいます片山英二委員でございます。

続きまして、青和特許法律事務所弁護士でいらっしゃいます永井紀昭委員でございます。

次に、一橋大学イノベーション研究センター教授でいらっしゃいます長岡貞男委員でございます。

日本弁理士会会長をお務めで、太陽国際特許事務所弁理士でいらっしゃいます中島淳委員でございます。

この審査基準専門委員会の座長を務めていただきます、東京大学名誉教授であり、弁護士でいらっしゃいます中山信弘委員でございます。

最後に、日本経済団体連合会知的財産委員会委員長と、日本知的財産協会会長をお務めで、三菱電機株式会社取締役会長でいらっしゃいます野間口有委員でございます。

残念ながら御都合により本日欠席されている委員が2名いらっしゃいます。まず、豊田工業大学教授、副学長でいらっしゃいます榊裕之委員、そして、もう1名はワシントン大学ロースクール教授であって、早稲田大学大学院法務研究科客員教授を兼任されておられます竹中俊子委員でございます。

以上8名の委員で審査基準専門委員会を構成させていただきました。

続きまして特許庁側のメインテーブルにおります出席者を御紹介させていただきます。

委員の皆様方から向かって、中山座長の左隣におりますのが特許技監の南でございます。

その左隣におりますのが特許審査第一部長の芝でございます。

その左隣におりますのが特許審査第三部長の胡田でございます。

その左隣におりますのが調整課長の木原でございます。

次に、向かって私の右隣におりますのが企画調査課長の嶋野でございます。

その右隣におりますのが審判企画室長の滝口でございます。

以上でございます。

中山座長

ありがとうございました。

中山座長

審議に先立ちまして、南特許技監から一言ごあいさつをお願いいたします。

南特許技監

おはようございます。特許技監の南でございます。

本日は朝早くから、お忙しい中、委員の皆様方におかれましては審査基準専門委員会に御出席いただきまして、どうもありがとうございます。きょうは第1回の委員会ということでございますので、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。

まず、近年の知的財産権制度を取り巻く環境は、経済のグローバル化の進展や技術の高度化・複雑化、それからオープンイノベーションの進展などを背景として大きく変化してきております。このように知的財産権制度を巡る環境が大きく変化している中、さらなるイノベーションの促進を図るためには、変化に対応した新たな知財政策についてグローバルな視点で検討することが必要となっております。

そこで、昨年末、本日御出席されております野間口委員が座長、中山座長、長岡委員が委員として参加していただきました「イノベーションと知財政策に関する研究会」を設置いたしまして、イノベーションを促進する観点から幅広く議論を行っていただき、新たなプロイノベーションの知財システムの構築に向けて具体的な提言をまとめていただいたところでございます。

その報告書にありますように、技術、産業、社会等の面から見た時代のニーズ、グローバル化に対応するための特許制度の国際調和、審査、審判、裁判における判断の一貫性といったさまざまな観点から、特許審査における判断の透明性、予見性の担保が必要不可欠となってきていることから、この審査基準専門委員会の設置が提言されたところでございます。

これまでも特許庁としましては、パブリックコメントをとるなどすることによって透明性を持った審査基準の策定に努めてきたところでございますが、本専門委員会は特許制度小委員会の専門委員会として、司法関係者、弁理士、法学者、経済学者、科学者、産業界から各界を代表する専門家の方々を委員としてお迎えいたしまして、審査基準について、より透明性の高い形で御検討をお願いしたいということでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

中山座長

ありがとうございました。

それでは、次に、資料を事務局で用意しておりますので、確認をお願いいたします。

田村審査基準室長

配付資料の確認の前に、お手元に、産業構造審議会の委員に新たになられた方々につきましては大臣から辞令が出ておりますので、御確認いただければと思います。

では、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。

本日配付いたしました資料でございますが、クリップ留めされておりますのが資料1から7になります。順に御説明いたします。まず、資料1が議事次第と配付資料一覧になりまして、資料2が先ほど御説明させていただきました委員名簿になります。そして資料3が審査基準専門委員会の審議内容の公開について。資料4が審査基準専門委員会について。資料5が特許・実用新案審査基準の位置づけについて。そして資料6は枝番が1、2、3とございますが、本日審議していただきます微生物等の寄託の要否に関する事例集（案）について。そして最後に資料7、これも枝番が1と2という形でございますが、明細書等の共通出願様式についてになります。

クリップ留めされておりません資料がございますが、こちらは参考資料でございまして、参考資料1として「特許・実用新案審査基準」の概要。参考資料2といたしまして、審査基準の中の、特に生物関連発明の基準の部分がございます。参考資料3といたしまして、総合科学技術会議が平成19年5月18日に作成いたしました「知的財産戦略について」という報告書。参考資料4といたしましては、「特許微生物寄託制度に関する検討委員会」で用いられました検討項目及びその現状等（案）でございます。最後に参考資料5として、特許微生物寄託制度についてがございます。

以上、7点の資料と5点の参考資料でございますが、過不足のないことを御確認いただければと思います。

中山座長

よろしいでしょうか。

それでは、議論に先立ちまして、本委員会の公開の方針につきまして事務局から説明を伺った上、皆様の御同意を得ておきたいと思います。

田村審査基準室長

それでは、資料3をごらんいただければと思います。

御案内のとおり、産業構造審議会では、その運営規則によりまして、部会、小委員会を含めて、会議または議事録を原則公開することとなっております。本委員会におきましては、会議後に配付資料、議事要旨、さらには発言者名を掲載した議事録を特許庁のホームページに掲載したいと考えております。

また、委員各位の率直かつ自由な意見交換を確保するために、会議自体の傍聴は受け入れないことにさせていただきたいと思います。さらに、今後、委員の方が御欠席される場合には、事前に書面で御意見をいただければ、専門委員会におきまして御披露させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

最後に1点、お願いがございます。議事録作成の都合上、御発言の際にはお手元のマイクの緑のスイッチをお入れいただいて、マイクを近づけて御発言いただきますよう、よろしくお願いいたします。

中山座長

ただいまの公開に関する事務局の説明につきまして、御異議はございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、公開につきましてはそのようにさせていただきます。

中山座長

それでは議事に入りたいと思います。

まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。

田村審査基準室長

それでは、まずお手元の資料4に基づいて審査基準専門委員会の設置の趣旨について御説明をさせていただきたいと思います。

お手元の資料4の1.課題というところの2段落目を見ていただければと思います。従来から特許庁では、技術・産業・社会の動向、さらには国際調和、審査・審判・裁判における判断の調和といった数々の観点から、特許法改正や審査基準の策定・改訂を行って、特許審査の運用の明確化やその予見可能性の確保に努めてまいりました。しかし、技術、産業、社会の動向が常に変化する今日におきまして、我が国におけるビジネスリスクを低減させるためには、これらの変化になお一層速やかに対応することが求められており、かつ、検討に際しては、その手続の透明性の確保というものが求められております。

そこで、審査基準の定期的な点検を行うことを以下の方向で検討することといたしました。2.に1)から3)という形でまとめられておりますが、そちらを読ませていただきますと、1)といたしまして、法律、経済、技術の専門家を含む幅広いメンバーの参画を得て審査基準の検討を行う。2)といたしまして、審査基準について、定期的に点検し、必要に応じ適切な措置を講じる。3)といたしまして、検討の結果や措置に対する情報を適時国内・国外へ発信するということでございます。

そして、先ほど特許技監もごあいさつの中で触れましたが、野間口委員を座長として、中山座長や長岡委員にも御参加いただいた「イノベーションと知財政策に関する研究会」におきまして、「審査基準を恒常的に見直し、特許制度の安定性を高めるために透明で予見性の高い特許審査メカニズムを構築する」ということが提言されております。また、知的財産戦略本部の「知的財産推進計画2008」においても、「特許の審査基準に関する検討手続の透明性の一層の向上を図りつつ、審査基準を、技術、産業及び国際的な動向に適切に対応し、審査、審判、裁判における判断の調和に資するものとするために、司法関係者、弁理士、法学者、経済学者、科学者、産業界等から構成される『審査基準専門委員会』を2008年度中に設置し、審査基準を定期的に点検する」と記載されております。

そこで、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会のもとに審査基準専門委員会を設置し、審査基準のあり方について御検討いただくことになった次第でございます。

本日の第1回委員会では、当委員会で検討すべき課題を御議論いただいて、最初の課題として微生物等の寄託の要否に関する事例集（案）と、共通出願様式について御審議いただければと考えております。

2ページ目を見ていただきますと、5.に今後のスケジュールがございますが、特許関係者に事前に検討すべきテーマについて御意見を伺ったところ、進歩性と記載要件に関する要望が非常に多く見られました。また、それ以外にも平成20年5月30日に判決されました「除くクレーム」の新規事項の判断に関する知財高裁の大合議判決の取り扱いに関する御意見もございました。

今後、当専門委員会で検討すべきテーマについては、後ほど委員の皆様方に御議論いただく予定ではございますが、皆様の御了承をいただければ、特許関係者が一番御興味をお持ちの進歩性について、4月7日の第2回の委員会で御議論いただければと事務局としては考えております。

次に、当委員会で検討対象となっております審査基準について、資料5に基づいて御説明をさせていただきたいと思います。審査基準は、先ほど中山座長もごあいさつの中で触れられましたが、法規範ではございませんが、特許法の適用についての基本的な考え方をまとめたものでございまして、審査官の審査における判断基準であるとともに、出願人による特許管理等の指標としても利用されているものでございます。

換言すれば、審査基準を参照することにより、審査官は特許法の趣旨に沿った公平で妥当な審査を効率的に行うことが可能となります。他方、出願人も特許要件や補正の適否等の判断基準を審査基準により正確に把握することができるため、明細書の作成や拒絶理由通知への応答に際して、より適切な対応が可能となります。

欧米においても同様の判断基準をまとめたものが存在いたしまして、我が国の審査基準と同様の位置づけとなっております。

それでは、参考資料1が下の方にございますので、参考資料1をごらんいただけますでしょうか。ここには「特許・実用新案審査基準」の目次が記載されております。中身を事細かくお話しするわけにはいかないかと思いますが、ごらんいただきますとわかりますように、明細書の記載要件や、新規性・進歩性等の特許性に係る実体的な判断基準並びに補正とか分割等の手続に係る判断基準というものも審査基準の中に含まれております。

加えて、これらの一般基準だけでは対応の難しい、例えばコンピュータ・ソフトウエアの関連発明であるとか、生物関連発明等の特定の技術分野の審査基準も、一般基準にあわせてこちらの審査基準の中に入っているという状況でございます。

参考資料1を1ページめくっていただきますと、2.として審査基準等の改訂の経緯がまとめて書いてございます。まず、一番上に書いてございますが、平成5年に、それまであった産業別審査基準を廃止させていただきまして、原則一般基準に統合することによって現行の「特許・実用新案審査基準」というものを作成させていただきました。しかしながら、コンピュータ・ソフトウエア関連発明と生物関連発明の2つの新技術分野に関しては、新技術特有の判断事項を盛り込むために、特定技術分野の判断基準も盛り込ませていただいた次第でございます。

その後、経緯を見ていただきますとわかりますが、基本的には特許法改正に伴う審査基準の改訂を行ってきたわけでございますので、法改正に係る審議会で決定された方向で審査基準の策定が行われたという経緯がございます。

この中で、平成12年12月には特許法改正を伴わない審査基準の大改訂を行っております。主な改訂事項といたしましては、裁判所における進歩性の判断との乖離を修正するために、審査官がより厳格な進歩性の判断が行えるように基準を改訂した点が挙げられます。また、このときに出願人からの要望によりコンピュータ・プログラムを「物」の発明として許容するというような基準改訂も行わせていただいております。

このように、法改正によらなくても、裁判例との整合性を図るため、あるいは出願人のニーズを踏まえた基準改訂というものも行われているところが見てとれるかと思われます。

平成13年以降につきましては、「21世紀は生命科学、バイオテクノロジーの世紀」という言葉を裏づけるかのように、生命科学関連の基準改訂が目立ってまいります。平成13年8月の「遺伝子関連発明事例集」と、平成15年3月の「タンパク質立体構造関連発明事例集」は、ヒトゲノム計画及びポストゲノム計画の成果物の特許保護のあり方を明確化するために、特に日本の産業界の要望にこたえて策定されたものでございます。

本日御審議いただく資料6に添付させていただいております微生物等の寄託の要否に関する事例集は、これに続く生物関連発明の審査基準における3番目の事例集となる予定でございます。

生命科学という点では、一番下にございますが、平成15年8月と、1ページめくっていただきまして、平成17年の4月の医療関連行為に係る基準改訂というものもございます。そして先端医療分野における特許保護のあり方については、本年度も知的財産戦略本部で議論が行われる予定となっております。

あと、3ページ目にございますが、平成15年10月には産業界の要望によりまして産業構造審議会の特許制度小委員会で審議を行い、明細書の記載要件、特にサポート要件の厳格化というような基準改訂、並びに、その逆で補正の判断の緩和、「一義的」というところを「自明の範囲」に、少し緩やかにするというような改訂も行われております。

以上、審査基準の重立った改訂について御説明をさせていただきました。

資料5の本文に戻らせていただきまして、資料5の2ページを見ていただければと思います。2ページの「また、」というところからでございますが、審査基準は従来から、制度改正、新たな判例、新たな技術の進展、国際情勢の変化等に応じて迅速に見直しを行って、改訂の際には原則パブリックコメントを募集することによって、審査における的確かつ統一的な判断や、特許制度の適正な運用を担保してまいりました。

そして、審査基準は法規範ではないものの、具体的判断基準として審査官のみならず審判や裁判においても尊重されてきたという歴史がございます。今後も、外部有識者による総合的な点検を受け、かつ、基準改訂の際には原則パブリックコメントを募集するといった手続の一層の透明性を担保するために、この審査基準専門委員会において定期的な点検をしていきたいと考えております。

そして、今回は、資料4の5.の今後のスケジュール（案）にございましたように、まず当専門委員会において今後議論すべきテーマについて特に御議論をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

中山座長

ありがとうございました。

それでは、以上の説明を踏まえまして、審査基準専門委員会、特許・実用新案審査基準に関する議論に移りたいと思いますが、ここで皆様に特許審査の運用のあり方、特に「審査基準」に関しまして、御興味、御関心の高い点につきましてお話をちょうだいしたいと思います。既に事前にお伺いして、お配りしているペーパーにも書いてございますが、その点でも結構ですし、それ以外でも結構でございますので、御意見をちょうだいしたいと思います。

また、ただいま紹介されました本専門委員会や審査基準の位置づけにつきまして御意見がございましたら、あわせてちょうだいしたいと思います。それらを踏まえて、資料4の5にあります今後の本専門委員会の議論すべきテーマをまとめていきたいと思います。

それでは、きょう初めてでございますので、皆様の御意見をちょうだいできればと思います。何か御意見ございましたらお願いいたします。

どうぞ、中島委員。

中島委員

中島でございます。

今回の審査基準の定期的な見直しは大変結構なことでございますし、透明性、予見性のある審査基準の方向づけということも、出願人サイド、代理人サイドにとっても重要なことで、大変いいことだと思います。

それから、イノベーションとかグローバル化といいましても、一番もとは発明、創作がないと物事は進まない。いい創作、いい発明をすることと同時に、これを確実に、丁寧に、厚く保護することが我が国産業の発展ということは当然でございますが、一旦発明というものがなされますと、発明者の手から離れて、いわばまないたの上のコイということで、いろいろな料理のされ方がしてしまうわけでございまして、そういう意味では、今後計画されております進歩性の問題、それからサポート要件等の記載上の問題は、今後審査基準も定期的に見直して、時代の変化に即した内容にしていただければ大変ありがたい。

一旦権利になった後も無効になってしまうとか、発明者がせっかくいい発明をしたにもかかわらず、見方によっては悪いことをしたような、いろいろなところへ引っ張り出されたりする節もあるわけでして、そういう意味では、ぜひ日本の産業界としては、発明者も一生懸命今後もいい発明をする、で、産業の発達に貢献するという方向づけを大前提にしていただきたいと思います。

そういう進展の課程で、透明性、予見性というのは大変いいことだと思うのですが、一方では関係者とか現場の声をどんどん取り入れていただいて、取り入れるというか、ある意味では一緒になってつくっていくということが大変大事だと思います。我々も日本弁理士会特許委員会等の専門委員会で日々こういうことを研究しておりますので、ぜひそこも巻き込んで新しい方向づけをしていただきたい。

透明性と、予見性と、もう1つは納得感というふうなものですね。ここら辺も十分加味していただいて、現場にマッチした審査基準の方向性をぜひお願いしたいと思います。

中山座長

ありがとうございます。

ほかに、ございましたら。

どうぞ、野間口委員。

野間口委員

先般の「イノベーションと知財政策に関する研究会」で大変議論になりましたが、特許の進歩性について検討していただく、迅速に対応していただけるということで、ありがとうございます。

新しい創造の結果を広く活用してもらう、そのためのインセンティブというのが知財制度の基本的な精神と思うのでありますが、今、世界を見ますと、「知財」という名を借りてマネーゲームに走るような動きもあります。進歩性についての考え方の基準が非常に明確に打ち出されて、また、先ほど室長からパブリックコメントの話がございましたが、国内だけでなく海外も含めて意見を広く求めようかというような話も聞いております。そうすることによって日本としてきちんと、正攻法で対応しているのだということを示すことは大変重要かと思いますので、ぜひこういう形で進めていただきたい。

私は、個人的には進歩性というのが決め手かと思っておりまして、ここのところをぜひ、きょうは欠席の委員の方もおられますが、多くの委員の方に参加していただいて、各界の意見も広く取り入れていただいて、よい検討にしていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

中山座長

ありがとうございます。

ほかに、ございましたら。

どうぞ。

田村審査基準室長

ただいまの野間口委員の御意見につきまして、竹中委員は今アメリカにいらっしゃいまして、本日は御欠席でございますが、竹中委員も進歩性については御興味をお持ちで、御存じのように、去年ですが、KSR最高裁判決がございまして、アメリカの進歩性の考え方も変わってきているというところです。特にアメリカのKSR最高裁判決以後の進歩性の考え方について、第2回委員会においてその辺の状況について御報告をいただくという方向でお話をさせていただいております。したがって、2回目も活発な御意見をいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

中山座長

竹中教授は、御存じのとおり進歩性の研究の権威でして、アメリカ、日本、ヨーロッパのことを十分調査しておりますので、次回おもしろい話が伺えるのではないかと思います。

ほかに何かございましたら。

どうぞ、片山委員。

片山委員

これは審査基準というより特許制度全般の話になるのだろうと思うのですが、統計的に見ますと、権利行使の際において、権利が裁判所あるいは特許庁で否定される割合が高くなっています。特に裁判所ですが、もちろん個別の事案でみればそれぞれ理由はあるとは思うのですが、それにしても、全体のパーセンテージを見ると、3極の中で日本はかなり厳しい部類に入るのだろうなと思います。産業界の方に伺うと、各国でそれぞれ権利行使の可能性があるわけですが、例えば、とりあえずドイツで1つ判決を取って、それで当事者間のライセンス契約に持ちこもうかというような発想をされることが結構あるように思います。

日本の企業であるにかかわらず、日本で判決を取ってと言わずにそういうふうに行ってしまうのは、日本の制度全般としてはいかがなものかという感じがしております。進歩性や記載要件などにかかわる話であるのだろうと思いますが、そういう方向にならずに、とりあえず日本で判決を取ってという方に持っていけないものかなと思います。

これを特許庁の立場から見たとき、あるいは審査基準の立場から見たときにどんなふうに見えるか、議論をしていければと思いますし、世の中に対する発信もしていただきたいと思うわけです。裁判所は個別の事件でそれぞれ判決の中で発信をされているわけですが、それに対して特許庁としての発信をしていただけたらと思います。

なかなか難しい問題で、申しわけございません。

中山座長

室長、何かありましたら。

田村審査基準室長

進歩性、記載要件に関しましては、3極で比較研究というかたちで、特に事例研究も含めてやらせていただいて、ホームページを通じて皆様方に公表するという取り組みはやらせていただいております。それをさらに深める意味で、次回、3極の比較研究の結果も踏まえた形で、さらに竹中委員のアメリカでの状況もコラボレーションしていただいて、意味ある議論ができればと考えております。また事務局で片山委員の御意見を聞かせていただいて資料を作成させていただきたいと思います。

中山座長

裁判所に行くと、当事者は必死になって、例えば外国の企業のパンフレットなどを集めて証拠として出す。ということになってくると、どうしても裁判所の方が無効だと言うのが高くなってくるのですが、日本だけどうして突出して高いかという問題もありますし、それを特許庁の審査基準の方からどうしたらいいのかというのは、また難しい問題があるものですから、それは事務局に宿題としてお預けして、将来議論するかどうか決めさせていただきたいと思います。

どうぞ。

野間口委員

大変いいやり取りだなと思って聞かせていただきました。先ほど室長が、第2回に竹中先生のお話ということがありましたが、それから特許庁さんで3極の状況、比較検討をやられた結果を聞かせていただけると思います。ぜひ準備の段階で知的財産協会の、私は会長ですが、会社の経営という立場では「知財なくして経営なし」と私は思っているのですが、実際に知財の担当として苦労している集団がおりまして、彼らの意見もぜひ聞いてやっていただきたい。特許庁さんのトップダウン的な見方と、現場感覚の見方と、両方合わせると非常におもしろい議論になるかと思いますので、ぜひ聞いてやっていただきたい。

田村審査基準室長

わかりました。先ほど中島委員からも弁理士会の意見を聞くようにというお話がございましたので、弁理士会、さらには知財協の委員会の方の御意見も聞かせていただいて準備を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

中山座長

次回の4月まで時間がありますので、よろしくお願いいたします。

ほかに何か。

どうぞ、永井委員。

永井委員

今、片山委員から裁判等に関する御意見がありましたが、この点はさておきまして、裁判官経験者として、審査基準というものをどう見ていたかということでございますが、はっきり言いまして余り深い関心はなかったというところが本音です。ただ、出願及び審査において実務上重要な意義を持っているということは十分認識しておりましたし、特に特許庁から出向していただいております調査官の方とよく議論はした記憶があります。

雑談になって恐縮ですが、審査基準を部分的に見ておりましたが、非常におもしろいんですね。一般的な特許法の解釈もあると同時に、実例がいろいろ書いてあって、読み物として興味がございました。そういう感想を1つ持っております。

それから、審査基準の当否自体が訴訟の場面で問題となったことは少ないですね。基準の当否そのものが問題になることもありますが、それは割合少なくて、むしろ具体的な審査基準の解釈、適用というか、運用の問題で異論がいろいろ出てきていたなという印象が強うございます。審査基準はこう書いてある。この事案と違うではないかという議論が割合多かったなという印象を持っております。

弁護士になってからの感想ですが、当然のことながら学説・判例を見ながら意見書などを作成するのですが、審査基準も参考にしていろいろな意見書を作成するということがございます。それから、審査基準について弁理士等の意見を聞きますと、抽象論はともかく、実際の運用に関する疑問点が提示されることの方が多いような印象を持っております。

そういう感想はともかくといたしまして、審査基準というものを、皆様既におっしゃっているとおり、時代に合わせて、あるいはいろいろな動きに合わせて改訂していくという作業は続けていかなければいけませんし、お話がありましたとおり、弁理士会や知財協会等の現場の御意見も聞きながらみんなで検討していくことは大賛成でございます。今後ともいろいろ興味ある話を聞かせていただければなと楽しみに思っているところでございます。どうぞよろしくお願いします。

中山座長

ありがとうございます。

長岡委員。

長岡委員

私は経済学者で、細かい審査基準の中身はよくわからないのですが、審査基準の役割で、こうなくてはいけないというミニマムスタンダードを示すところと、ベストプラクティスといいますか、新しい分野でこういう記載のやり方があるとか、両面あるような感じがしております。先ほどの御説明で法律としての効力はないということですが、特に先端分野、パイオニア的な発明のところは必ずしも基準そのものを事前に明確にできないところもあって、自由度が保証される必要も同時にあると思います。「なければならない」と書かれているところと、「できる」と書かれているところと、書き分けていらっしゃると思いますが、発明の性格が分野によってすごく違いますし、同じ分野でも基礎研究に近いところとそうでないところがありますので、審査基準へのクライアントが多様だということを踏まえて、それに適応できるような形で設計されるといいのではないかと、感想ですが、1つ申し上げたいと思います。

それから、私はイノベーションの研究をしておりますが、技術分野によってすごく違うと思いますのは、例えば「開示」というのが要件になっているわけですが、ソフトウエアの特許とバイオの特許では開示されている内容がどの程度重要だと思っているかを発明者の方に聞いてみますと、分野によってすごく違いますね。そうすると、同じ記載要件でも、記載要件で書かれていることがどういう機能を持っているか自体が分野によってすごく違う。そういう意味で審査基準が技術分野別に検討されていくというのも重要だと思います。

もちろん、分野間の整合性は非常に重要ですので、最初に産業別の審査基準を廃止されたとおっしゃったと思いますが、それはそういう必然性があったと思いますが、イノベーションの特性に応じて考えなければいけない分野も相当あると思います。もちろん、今はそういう方向で考えていらっしゃると思いますが、そういう努力が重要ではないかと思いました。それが2番目です。

それから、裁判所との関係は私はよくわかりませんが、なぜこう書かなければいけないのかというwhyのところが、基準にある程度書くことによって裁判所にもう少し理解していただけるところもあるのではないかと考えます。単にこうしなさいだけではなくて、なぜこうする必要があるかというところが基準の中で考え方が明確になれば、裁判官もそういう考え方を斟酌していただけるようなところもあると期待します。マニュアルというより、考え方も書くことができるのかどうかというところで、どこまで書くべきか、私はよくわかりませんが、そういうところも検討していただけると非常にいいのではないかと思いました。以上です。

中山座長

ありがとうございます。

ほかに何か追加的に御意見ございましたら。

あるいは、本専門委員会や審査基準の位置づけにつきましても、御意見がございましたらお願いしたいと思います。

どうぞ、永井委員。

永井委員

特に新しい点ということではございませんが、資料5で説明していただきましたとおり、審査基準というものが1つのマニュアルないしガイドラインであると我々は理解しています。その意義は、御説明いただいたとおり、国内・国外を問わず、出願人を含む関係者に対する1つの指針であることは十分わかるところでありまして、もう1つは、審査等に当たる特許庁にとっても、あらかじめこれを知ってもらうことによって審査の効率化といいますか、無駄な労力を省くことができるということだと思います。

もう1つの観点は、こういう席で言っていいのかわかりませんが、実は特許庁における審査官の教育訓練に非常に役に立つのではないかという印象を持っております。調査官の方と話しているときに、調査官の方は相当ベテランでございますが、これは審査のぶれを少なくして審査の公平性を保つという意味ではいいのではないかという議論を聞いたことがあります。

いろいろな観点からの審査基準の見方といいますか、どう評価するかは重要ですが、いずれにしても透明性という大きな観点からの位置づけは十分あると思いますし、今回もパブリックオピニオンを求める、しかも外国に対しても求めていくということは非常にいいことではないかと、繰り返しの感想ですが、思っております。

中山座長

ありがとうございます。

ほかに、よろしいでしょうか。

それでは、一通り御意見をちょうだいいたしましたが、本委員会の位置づけ及び特許・実用新案の位置づけにつきましては、先ほど事務局から説明がございましたとおりのことで了承していただくということでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

続きまして、今後の専門委員会の進め方について確認いたします。皆さんの御興味は進歩性ということが中心だろうと思いますので、専門委員会の第2回は進歩性について議論をしたいと思います。また、野間口委員、中島委員から御意見をちょうだいいたしましたので、事務局は知財協あるいは弁理士会の意見をちょうだいした上で第2回の準備を進めてもらいたいと思います。

今後の委員会の進め方はそういうことでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

中山座長

それでは次の議題の資料の説明を事務局にお願いいたします。

田村審査基準室長

それでは、続きまして審査基準の改訂を検討しております微生物等の寄託の要否に関する事例集と明細書等の共通出願様式について御説明させていただきたいと思います。

まず寄託の事例集で、お手元の一番下の資料で、参考資料5というパワーポイントの打ち出しがあろうかと思いますが、こちらで、寄託制度というのがどういうものなのか、簡単に御説明させていただきたいと思います。

まず、1ページめくっていただきますと、審査基準上の「微生物」とは何かというところが書かれておりまして、審査基準上の微生物には、通常の意味の微生物であります酵母とか細菌以外にも、動物細胞とか植物細胞が含まれております。例えば創薬のターゲットとして今日注目を集めております抗体を産生するハイブリドーマ細胞とか、京都大学の山中教授が発明されましたiPS細胞のようなものもこちらの微生物に含まれることになります。

例えば、有用な抗生物質を産生する微生物を土の中から単離した発明があった場合に、明細書に微生物の製造方法を記載することは不可能に近いということで、御存じのように特許制度というのは公開代償説に立つものでございますので、記載要件が満たされませんと特許付与ができないことになります。そこで考え出されたのが微生物の寄託制度でございまして、具体的には公的な機関に有用な微生物を寄託していただき、特許後に第三者にその微生物を分譲することを条件として、明細書の開示に代えることで記載要件をクリアするというふうにしたのが微生物の寄託制度になります。

参考資料5の3ページを見ていただきますと、こちらに記載されておりますように、寄託制度というのは特許法施行規則27条の2に規定されております。今御説明したような制度が施行規則上に根拠があるということになりまして、さらに2枚ほどめくっていただきまして、5ページ目にございますように、我が国には特許微生物を寄託できる寄託センターが2カ所ほどございます。

そして、もう2枚めくっていただきますと、7ページ、8ページに第三者への寄託微生物の分譲制度がざっとまとめられておりますが、分譲を受けた第三者が微生物を用いて発明を模倣するような悪用がないように、特許法施行規則27条の3という規定が置かれておりまして、そちらでは分譲の目的が「試験又は研究」に限定されて、なおかつ、分譲を受けた微生物を第三者にさらに分譲することが禁止するという法律のつくりになっております。

そういう微生物の寄託制度というものがあるという前提で、資料6を御説明させていただきたいと思います。

資料6-1を見ていただきますと、寄託事例集をなぜ作成することになったかというところがまとめられておりまして、明細書の開示に代えて、特許後この微生物を第三者に提供することになりますと、いわゆるノウハウも含めた工場のようなものが微生物でして、それが第三者に渡ることになります。そうすると、先ほど御説明しましたように、施行規則上は「試験又は研究」に限って第三者に分譲がなされることになりますが、特に厳しい監視体制や罰則規定というものがございませんので、総合科学技術会議において、抗体医薬等の先端医療の研究成果を特許出願されている、特に大学の先生である、総合科学技術会議の委員の皆様方から、そういうノウハウ的なものをすべて第三者に渡してしまうのは非常にリスキーであるということで、そもそも寄託制度を廃止してはどうかという極端な御意見もいただいた経緯がございます。

しかしながら、先ほど御説明しましたように、有用な微生物を使った発明に特許を付与するためには、むしろ寄託制度がなければちゃんとワークしません。その辺を特許庁から御説明させていただきました結果、それでは、どうしても微生物の寄託が必要である場合とそうではない場合とを、しっかり具体的な事例を用いて説明してほしいということになりました。参考資料3として添付させていただいております総合科学技術会議の平成19年5月18日の「知的財産戦略について」という報告書の18ページを見ていただきますと、しっかり事例をつくって明確化すべきという提言がなされております。

これにつきましては、20ページで野間口委員にも専門委員ということで入っていただいて御議論いただいたという経緯もございます。

そういう状況下において、総合科学技術会議からそういう意見が出されたということでございます。そして、微生物の分譲制度等の寄託制度全般を御議論いただく「特許微生物寄託制度に関する検討委員会」が本年6月に発足いたしましたので、この事例集はそちらの委員会でも御紹介をさせていただいて、本日の専門委員会に諮るということで了解をいただいております。

資料6-1の一番下の2.今後の予定というところに書かれてございますが、本専門委員会で本日御了解をいただきましたら、1カ月の期間を設定いたしまして、日本語と英語との同時にパブリックコメントを募集して、来年早々に審査基準に、生物関連発明の基準の3番目の事例集という形で組み込ませていただきたいと考えております。

それでは、細かい話になってまいりますが、資料6-2を見ていただければと思います。こちらに事例集の（案）の具体的なものがございまして、目次を見ていただきますと、6.がヒトゲノム計画の成果物に対応する遺伝子関連発明の事例集でございまして、7.がポストゲノム計画の成果物に対応するタンパク質立体構造関連発明事例集で、3つ目の事例集として8.ということで入れさせていただく予定でございます。

この事例集は、微生物の定義が広くございまして、細菌に関する発明、抗体に関する発明、細胞に関する発明、そして動物に関する発明という4つの観点から整理させていただいております。

参考資料2で生物関連発明の審査基準を添付させていただいておりますが、参考資料2の最終ページが45ページになっておりますので、資料6-2を1ページめくっていただきますと、今度追加されるこちらの事例集は46ページから始まる形になっております。

もう1ページめくっていただきまして、47ページから具体的な事例集になりますので、簡単に個々の事例について、どんなことが書かれているのか御説明させていただきたいと思います。

まず47ページの事例1-1から御説明させていただきたいと思います。こちらでは特殊な細菌であるストレプトマイセス・リビダンスxyz-1株が産生するβ-ガラクトシダーゼという酵素に係る発明が特許請求されております。請求項に係る発明を実施するためにはこの特殊な細菌を入手しなければならないわけでございますが、こちらの細菌につきましては米国の公的寄託機関であるATCCが発行するカタログに既に掲載されておりまして、カタログに基づいてこの細菌を第三者が容易に入手できる場合でございます。この場合には改めて出願人はこの微生物を寄託する必要がないということが判断として書かれております。

1ページめくっていただきまして、事例1-2に参ります。特許請求されておりますのがバチルスズブチルスのT-169株ということで、富山湾の海底泥から単離された細菌でありまして、ダイオキシンを高効率に分解できることが確認されております。一般にこの技術分野の常識といたしまして、特定の地域の土壌から採取した試料を用いて新規の微生物が単離できた場合でも、同じ場所に第三者が行って再度その土を採取しても、同じ有用な微生物を取り出すことが不可能だということでございますので、このようなケースについてはバチルスズブチルスT-169株を寄託していただかないといけないということで、寄託が必要な事例に入れさせていただいております。

次に、もう1ページめくっていただきまして事例1-3に参ります。ここで利用されておりますのはコリネ型細菌K-336株でございまして、これは新種の細菌でございます。特許請求されている発明は、アルギノコハク酸シンターゼをコードしたDNAと、このDNAを組み込んだ微生物ということになります。そして発明の詳細な説明にはこのDNAの塩基配列が配列番号1ということで記載されております。当業者はこの塩基配列に基づいて人工合成法等を用いて当該DNAを取得・製造することができます。そうすることによって当該DNAを組み込んだ、コリネ型細菌K-336株に相当する組換え微生物、同じものではございませんが、同じ機能を持った微生物である形質転換体が製造できるということで、寄託は不要という事例になっております。

次に、事例2-1でございます。ここからは抗体に関する発明を取り扱ったものでございます。こちらの請求項2にモノクローナル抗体というのがございますが、モノクローナル抗体というのはタンパク質等の生体物質に結合する特性を持った物質でございます。その結合の特性を利用して診断薬や医薬品として利用されているものでございます。

こちらのケースは、ウイルスXに存在する抗原タンパクAに結合するモノクローナル抗体ということで、こういうモノクローナル抗体は周知のハイブリドーマ法を用いて得られることがこの技術分野の技術常識ということでございますので、発明の詳細な説明の記載に基づいて抗原タンパクAが入手できれば抗原タンパクAに結合するモノクローナル抗体が常套手段を用いて製造できるということで、このモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマを寄託する必要がございませんという事例でございます。

次に事例2-2に参りますと、こちらもウイルスの表面抗原Pに結合するモノクローナル抗体の事例でございますが、この抗体につきましては、請求項1の中ほどにございますが、「10の10乗Mの-1乗以上」と記載されておりますが、これは抗原に対する結合力が極めて強いことをあらわす指標でございまして、通常の抗体ですと10の7乗とか10の8乗くらいまでしか結合力がないのですが、この抗体の場合は10の10乗と、極めて結合力が高いものです。結合力が高いので、分析試薬に使ったりするときにはより精度の高い分析ができるということで、非常に有用な抗体ということかと思われます。

一般的な考えから言いますと、先ほど申し上げましたハイブリドーマ法ではなかなかこういうすぐれた抗体は得ることができないわけでございますが、発明の詳細な説明の概要の下から3行目あたりに、ハイブリドーマ製造実験を3回繰り返したところ、いずれの場合においてもこういう結合力の高いものが取れましたと書かれております。そういうことで、確率は低いにしても、必ずこういうすぐれた抗体が得られることが確認されているケースについては、寄託していただかなくても明細書の記載に基づいて製造できると判断させていただきますということでございます。

一方、事例2-3は逆のケースでございまして、細胞増殖を調節する受容体Zに結合するモノクローナル抗体の事例が書かれておりまして、請求項1では受容体Zに結合して細胞増殖を抑制することを特徴とするモノクローナル抗体ABC-1が記載されております。このように細胞増殖を抑制するいわゆるアゴニスト抗体というのは医薬品として非常に有用な、昨今「抗体医薬」という形で取りざたされている抗体でございます。

こういう抗体医薬として使えるような特殊な抗体は非常に取得することが困難というのが技術常識でございまして、それを裏づけるかのように、この抗体については詳細な説明で、ハイブリドーマがたまたま1株だけ得られたというようなことが書かれておりまして、たまたま1つだけ得られたということで、第三者が追試実験をしてもなかなか取得することができないケースについては、このハイブリドーマを寄託していただかないといけないということが事例集に書かれているということでございます。

事例3-1からは細胞に関する事例でございます。この発明の特徴点は、請求項1の(1)に配列番号1であらわされる塩基配列からなる肺がん細胞特異的プロモーターというところでございます。プロモーターというのは遺伝子の発現のスイッチに当たるようなもので、このスイッチは肺がん細胞でのみオンになり、正常細胞ではオフのままというようなスイッチと考えていただければよろしいかと思います。そして、下村先生のノーベル化学賞受賞で非常に有名になりました緑色の蛍光タンパク質、略してGFPと言いますが、GFPをコードする核酸分子、すなわちGFP遺伝子をこのプロモーター、スイッチの後ろにつけておきますと、肺がん細胞ではピカっと光る。正常細胞の中ではスイッチがオフのままでございますので、光らないということで、このようなシステムが組み込まれることにより肺がんの診断が行えるというような発明でございます。

こういうシステムが組み込まれた肺がん細胞というのはプロモーターの塩基配列が明細書に記載されておりまして、GFP遺伝子も既に周知のものでございますので、これらの情報をもとに製造することが可能なシステムということです。したがって、請求項2にございますこういうシステムを組み込んだ肺がん細胞自体を寄託していただく必要はございませんという事例でございます。

次に事例3-2に参りまして、これは間葉系の幹細胞H01株ということで、幹細胞というのは再生医療分野で非常に有用な細胞で、可能性を持った細胞でございますが、発明の詳細な説明に記載されておりますように、突然変異細胞株から偶発的に得られたというものでございます。そういうことでございますので、第三者が同じ実験を行っても容易には得られない細胞ということになります。したがって、間葉系幹細胞H01株は寄託していただかないと記載要件を満たさないということになるかと思われます。

次に、事例4-1でございます。ここからは動物に関する発明ということで、4-1はがんのモデル動物として利用される、配列番号1であらわされる塩基配列からなる原がん遺伝子を導入したトランスジェニックマウスが特許請求されております。発明の詳細な説明には原がん遺伝子の塩基配列が配列番号1ということで記載されておりますので、第三者は原がん遺伝子を取得して市販のマウスに導入することにより、請求項1に記載されたトランスジェニックマウスを製造することができますので、寄託の必要はないということでございます。

一方、事例4-2は、詳細な説明の3行目を見ていただきますと、25代に及ぶ交配を行っていくと、請求項1に書かれております、初期病変として生後3週齢で眼周囲に浮腫が認められるという特性を有する皮膚炎を自然発症するRFGマウスがたまたま得られたということでございます。突然変異によってたまたま得られたマウス、25代も交配していってたまたま得られましたということでございますので、第三者が同じようにやっても再現性を持って入手できるとはとても思えないということで、こういうケースについては寄託をする必要がございます。

ただ、先ほど申し上げました2つの特許寄託センターでは動物自体を預かっておりませんので、かわりにこちらの動物の受精卵を寄託していただくという形になろうかと思われます。

以上御説明させていただきましたように、偶発的に得られた成果物であって、明細書の記載に基づいて第三者が容易に入手できないものについては寄託が必要ということになります。ただ、ここで留意すべき点は、総合科学技術会議でもいろいろ御議論がありましたが、遺伝子工学技術の発展により、従来は明細書に開示できないと思われていた生物材料でも、昨今では明細書に記載できるようになってきたというところをこの事例で明確にさせていただいた次第でございます。

以上が日本語の事例集でございまして、資料6-3として英語の文章があろうかと思いますが、こちらが日本語の寄託事例集の英訳でして、この英訳を用いて同じ期間にパブリックコメントの募集をさせていただきたいと考えております。

以上が寄託事例集の御説明でございまして、続きまして、長くなりますが明細書等の共通出願様式の方も御説明をさせていただきたいと思います。

それでは資料7をごらんいただければと思います。明細書等の共通出願様式について記載されておりまして、こちらを確立する目的ということで1.に書かれておりますが、3極いずれの特許庁にも出願することができる共通化された様式を定めて出願人の利便性を向上し、さらには出願コストを削減することが目的でございます。

野間口委員が会長をされております日本知的財産協会や、中島委員が会長をされております日本弁理士会を含めた日米欧3極ユーザー団体からの要望を受け、平成17年の11月、3年前の3極特許庁会合においてこの検討が始まりまして、珍しいのかもしれませんが、我が国が特にイニシアチブをとらせていただいて、昨年の11月の3極特許庁会合において最終合意に至ったという経緯でございます。

共通の出願様式は、PCT出願の出願様式をベースとしたものでございまして、資料7-2ということで横紙があろうかと思いますが、そちらを見ていただけますでしょうか。

左側が現行の様式で、右側が来年1月1日から受け付けられる予定の共通出願様式でございます。緑色で記載された部分が項目の順序が変更されるものでございまして、例えばPCT出願と同じように特許請求の範囲が明細書の後にくるというところが見てとれるかと思います。左側の現行の様式において青色で記載された項目については、項目名が変更になって、アメリカとかヨーロッパへ行っても書き直しが必要なくなる項目でございます。最後に、赤い色で記載された項目が新たに追加される項目でございます。

ただ、来年1月1日から施行ということでございますが、2点ほど1月1日に施行できないものがございまして、下の方に枠囲いで2カ所ございますが、生物関連発明に関する配列表と、要約書の選択図面の移動に関してはシステム改造を伴うということで、平成24年の1月に運営基盤システムの稼働が予定されておりますが、これに合わせて共通出願様式に移行させていただくということで、この2項目以外は合意に基づいた共通出願様式に来年の1月1日から移行させていただくという方向で、現在、施行規則の改正作業を行っておりまして、近く施行規則改正に係るパブリックコメントを募集する予定でございます。

PCT出願におきましても同じような規則改正を行いますが、電子出願に関しては、システム対応のため多少準備期間が必要でございまして、来年の3月末にPCTの電子出願については共通様式に移らせていただく予定でございます。

また本文に戻らせていただきまして、資料7-1の一番下の5.に書いてございますように、出願人が知っている本願発明に関する公知文献を明細書に記載しなければならないという「先行技術文献情報開示要件」というのが審査基準の中に盛り込まれております。そこでは既存の様式を前提にして、先ほどの横紙の「背景技術」の項目に先行技術文献を記載すべきことが説明されておりますが、来年の1月1日以降は新たに「先行技術文献」という項目ができますので、そちらに記載していただくということで、こちらの審査基準につきましても、形式的な改訂ではございますが、寄託の事例集とあわせて基準改訂項目ということで審査基準専門委員会の御了承をいただきたい事項でございます。

以上2点、御報告させていただきました。

中山座長

ありがとうございました。

中山座長

それでは、以上の説明を踏まえまして議論に移りたいと思います。

御意見がございましたらお願いいたします。

どうぞ、野間口委員。

野間口委員

質問ですが、微生物の方で寄託しますね。例えば富山湾の例をとりますと、全くこの事実を知らない第三者が同じようなことを何カ月、あるいは何年かおいてやって、たまたま見つけた。そしたら寄託したパテントとの関係はどうなるのでしょう。パテントとしての先発明の制約を受けるのでしょうか。

田村審査基準室長

そこは特許制度の先願主義ということで、先に出願していただいた方に特許権が参りまして、2番目の方はその特許権に依存するような形になりますので、実施できないことになろうかと思われます。

嶋野企画調査課長

若干補足させていただきますと、寄託と出願というのは別物でございまして、まず寄託をしていただきます。寄託がないとそれに係る出願はできないわけですが、寄託が先か後かというのは実は問題ではなくて、基準室長が申しましたように、出願が先か後かが問題になります。

同じ微生物について寄託が複数あることもございます。それはお互いに他の寄託の有無についてはわからないわけですので。そして、寄託したものに関する出願をした際の先願・後願が問題になるわけでして、あくまでも出願が先の者が権利を取る可能性があることになります。

中山座長

ほかに。

どうぞ、中島委員。

中島委員

微生物の寄託と審査の関連という話が出ましたので、質問させていただきたいのですが、寄託した場合の微生物の同一性の問題と、変わってしまっている問題とあると思うのですが、その場合に審査との関連性が出てくるのかどうか、または無効審判との関連性、その点は何か準備されていることがありましたらお願いします。

田村審査基準室長

特に今回の事例集策定においては、微生物の同一性についての判断というところは見直しを行っておりませんので、従来の審査実務の範囲内での微生物の同一性の判断を今後も続けていくというふうに理解させていただいております。

中島委員

今の点は、微生物の寄託は多分、「発明の保護及び利用」の保護の方ではなくて、利用の方だと思われるのですが、第三者が使えるかどうかですが、寄託したものが明細書に書いてあったものと実は違っていたとか、何らかの理由で違うものが存続しているという場合に、審査は果たしてどうなるのか。振り出しに戻るのか、もう1回やるのか、または無効理由になるのかというところが理論的には必ず出てくると思うのですが、その辺が、これからやられるのか、それとも、既に中ではこういう方向でいきますよと決まっているのかということなのですが。

田村審査基準室長

そこは、審査の段階で、寄託したものと明細書に書かれている微生物とが異なることが判明すれば、記載要件を満たしていないという拒絶理由を差し上げることになりますが、通常、審査官は同一性を確認するような実験を行えませんので、無効審判の段階とか、例えば裁判の無効の抗弁とかで、実際には違っているというところの御判断を仰ぐことになろうかと思われます。

中島委員

ありがとうございます。そうすると、それは審査基準には書くまでもないということで、違っているまたは変質している、要は第三者が検証できないということになれば、それは個別の問題であるというふうな解釈でよろしいということでしょうか。

田村審査基準室長

今の段階ではそういうふうに考えております。

中山座長

寄託したものと明細書とが違っていれば、これは開示していないのと同じだから、話は簡単だと思いますが、寄託しているものが世代を重ねるうちに変わってくる場合もあるわけですね。そうすると、では最初のものは何かというのは、裁判になると非常に難しい問題は起きると思いますが、それは審査基準の問題ではなくて、裁判段階で出てくる問題ではないかと思います。あるいは無効審判段階で出てくる問題ではないかと思います。

中島委員

そうですね。途中で変わってしまったとかですが、例えばそもそも違うものを出してしまったとかいうことになると、多少審査との関連もあってしかるべきではないかと思いますので、そこら辺は今後、機会があれば御検討いただきたいと思います。

田村審査基準室長

わかりました。

中山座長

違うとわかれば、もちろん審査は通らないと思うのですが、問題はどこまで踏み込んで調べるか。発明者の氏名なども同じだと思いますが、なかなか踏み込めないので事後的な話になってしまうことも多いのではないかと思うのですが。

田村審査基準室長

ほかの審査も同じかと思いますが、どこまで出願人のおっしゃることを信用するか、性悪説に立ってどこまで審査官が突き詰めて審査をするかというところになってまいりますので、今のところは、実際に微生物を培養してその性質を調べるというところはやっていないとしか申し上げようがないという状況かと思われます。

中島委員

わかりました。絶対検討してここに書きなさいというものではなくて、検討しておいていただければ結構ということでございます。

中山座長

はい。ありがとうございます。

ほかに何かございますか。

どうぞ、野間口委員。

野間口委員

私にとっては新しい領域なものですから、大変興味というか、幼稚な質問で悪いのですが、先ほど寄託先の2つの機関がございましたね。特許もメンテナンスをしていくのにコストがかかりますが、寄託したときのコストはどういうふうになるのですか。

田村審査基準室長

基本的には受益者負担ということになろうかと思いますが、その辺については別途、本年の6月に発足いたしました委員会で検討させていただいている状況でございますので、皆さんに御報告できるようになりましたら特許庁のホームページとかで御報告させていただくことになるかと思われます。

野間口委員

何しろ生き物ですから、ちゃんと生かしていくような環境制御とか、大変ではないかと心配しております。

嶋野企画調査課長

コストのお話でございますが、現在、2つの寄託機関がございまして、産業技術総合研究所と製品評価技術基盤機構でございますが、例えば、ブダペスト条約に基づく国際寄託については、産総研の場合、大体22万円でございます。もう1つの製品評価技術基盤機構でございますが、これは微生物については13万9,000円、動物については14万9,000円です。実は両方の機関ともかなり運営が厳しい状況でございまして、今、適正な手数料をどうするかという議論をしております。若干上げる方向で検討している状況でございまして、そのコストをそれぞれの機関ごとにはじくわけでございますが、少しお時間をいただいて、半年ないし1年ぐらいで結論が出るかと思います。

中山座長

どうぞ、長岡委員。

長岡委員

審査基準と直接関係ないのかもしれませんが、使用条件が試験研究のために実施しようとするということになっていて、恐らく総合科学技術会議では、それ以外の目的に利用されているのではないかという懸念があるのではないかと思うのですが、使用条件を担保するための検討というのも同時に行われているのでしょうか。

嶋野企画調査課長

ご指摘いただいた、分譲については、実はいろいろと懸念の声はあるのですが、具体的な事例はありますかと聞くと、出てこないんです。そこが非常に悩ましいところでございますが、分譲の申請書によって、分譲を要求した者と寄託機関の間のいわゆる契約をつくるわけでございますが、その中で注意喚起をしていくということで、取組を一歩進めようと思っております。

具体的には、例えば特許権に係る微生物ですね、微生物を寄託したからといって必ずしも特許権に係らない場合もありますが、特許権に係るものを不正使用した場合には権利侵害に当たる可能性があります。権利侵害に当たると民事上、刑事上の罰則がかかりますよということとか、申請書に基づかない使用をした場合には契約違反になって、民事上の問題が生じますよと注意喚起するということを考えておりまして、これはいわばモラルの問題でございまして、対策にはどうしても限界があろうかと思いますが、そういう方向で検討中ということでございます

長岡委員

もう1つは、主題の研究に限定されているということですね。微生物ですとその微生物の改変とか微生物のパフォーマンスをよくするための研究はオーケーだけれども、ほかはだめだということだと思うんですね。主題の研究だというところまで明確にする必要があるのかどうか、そのあたりはどうでしょう。

嶋野企画調査課長

今、施行規則で「試験・研究」と書いておりますが、特許法69条の試験・研究と同じと考えれば、いわゆる追試、つまり機能調査や、改良するための試験などが認められるわけでございますが、そういう場合に、クレームと寄託された微生物の関係が問題であって、例えば寄託されたもの自体が特許権になる場合もあれば、寄託された微生物を使ったプロセスが特許権になる場合もあって、それに応じて侵害になる、ならないという問題も変わってくるわけでございまして、そこら辺を丁寧に、わかりやすく説明するような申請書づくりを考えたいと思っております。

長岡委員

ありがとうございました。

中山座長

片山委員。

片山委員

もともとの発想が、企業等であれば自分のところで実施をしても、出願をせずにノウハウとして置いておきたいようなものがこの分野ではかなりあるのに対し、大学等の研究機関はノウハウとして置いておいたのでは意味がない。自分で実施ができないので、ライセンスをしていかないといけない。ライセンスのためには、特許出願が望ましいということになり、ノウハウとしてとっておけないということになります。

そうすると企業と大学の間でアンバランスが生じて、そこは何とかならないのかという問題意識があったやに伺ったのです。もちろん、特許法的な観点からいうと、権利は公開の代償であるということからいうと、それなしには実施できないものについて特許権を与えるためには寄託していただかなければいけない。この点についてはまさにそのとおりだと思います。この事例集は非常にわかりやすいもので、労作だと思いまして、大変結構だと思うのですが、大学等からでてきた根本の疑問に対しては答えられていないことになると思います。

その場合に、大学の研究者としての1つのやり方としては、できるだけ長い期間ノウハウとして、明細書が公開されるのは仕方がないけれども、菌そのものができるだけ長い間第三者に出ていかないようにしたい。その間にライセンスができれば取り下げたって構わないという考え方もあるのかなと思いました。そういう点からすると、現行制度では出願後いつまでがノウハウとしてとどめられる期間ということになるのでしょうか。

田村審査基準室長

施行規則上は、第三者がだれでもという意味では特許後でございますが、拒絶理由通知を、例えば先行技術文献として微生物に係る発明を引用したような場合については、意見書を作成するために分譲を受けることができますので、もっと早い段階で第三者に渡る可能性はございます。

ただ、その場合は、基本的には同じような発明をしている方ということでございますので、だれでも手に入るという位置づけとは大分違ってまいりますので、今の御質問でいきますと特許後ということで御理解いただければよろしいかと思われます。

片山委員

ありがとうございました。そのあたりは必ずしも大学の研究者には知られていないような感じがします。出願のときに、右か左かすべて決めなければならないのではなく、もう少し期間があるのですね。

ありがとうございました。

中山座長

大学の先生も、論文として発表して、菌はそのまま秘密にしておいてノウハウのライセンスをするという手段もあると思いますが、それは大学では難しいのですか。

片山委員

ノウハウは不安定なので、悩ましいのだろうと思うんですね。できれば、何か確実に確保しておかなければと思うのでしょう。ただ、実際にノウハウとして保持しておられる方がいらっしゃったものですから、そういうこともあるのかなと思いました。

なかなか決められないのだろうと思うんですね。決められない期間をどれだけ取ってあげられるのか。そういう意味だったのですが。

中山座長

ほかに、何かございましたら。

どうぞ、野間口委員。

野間口委員

今の問題につきましては、製造業みたいな分野ではみずから持つノウハウという領域をどうするかはすぐれた経営戦略にかかわるところですが、大学の先生方も国際的な競争の中にいるので、そこで勝ち抜くための戦略ということで判断していただくより仕方ないと思っております。

それは前置きとしまして、寄託の問題、事例集という形でつくっていただいて大変わかりやすくなっていくのではないかと思います。特に大学等での知財マインドは非常にばらつきがございますので、今後大いに役に立っていくのではないかと思うのですが、実を言いますと我が社で微生物の寄託なんて全く関係ないだろうと思っておりましたら、環境分野とかそういうところで過去に経験がありますと言っています。先ほどの説明は、山中先生等の話もありまして、医療とか創薬とかに焦点が集まっておりますが、これからは、環境対応とか何とか考えますと非常に幅広い分野にまたがるのではないかと思いますので、パブリックコメントをおやりになるときに、広い範囲の意見を慎重に見極めていただきたい。

これは医療行為あるいは創薬に関係ないからだめだじゃなくて、かなりすごいことを新しい分野でやろうとしておられるような気がしますので、パブリックコメントは幅広い分野からいい意見が集まるように、ぜひ持っていっていただきたいと思います。

それから、様式の統一ですが、これは知財協も長年お願いしていたことでありまして、こういう形で具体的に、特に日本がリーダーシップを取る形で進んでいるのではないかと私たちは見ております。大変ありがたいことですし、心強いことだと思っております。世界特許システムへの第一歩だと思っておりますので、ぜひ強力に進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。

中山座長

おっしゃるとおり、先ほどの事例の中でもダイオキシンの分解の事例がありました。あれなどは、まさに環境の事例だと思いますね。

ほかに。

どうぞ、永井委員。

永井委員

この事例集につきましては賛成いたします。ぜひ将来も拡充する方向で検討していただきたいと思っております。

私どもの事務所におります弁理士に一般論として確認いたしましたら、寄託の要・不要って意外に難しいなということを言っておりまして、こういう事例集を出していただくことについては賛成したいという話をいただきましたので、御紹介いたします。

中山座長

ありがとうございます。

ほかに何かございましたら。

1つよろしいですか。

総合科学技術会議のある学者の御意見で、菌が渡ってしまうとノウハウごと工場が渡ってしまうようなものだという批判があったわけですが、寄託しなければいけないものについては寄託機関からもらえる。寄託しなくてもいいものは容易に手に入る。要するに工場ごとノウハウが移るという点では学者の不満にはこたえられない。これは公開原則があるから仕方がないということなのでしょうか。

田村審査基準室長

そこは確かに、事例の2-3のケースがいわゆる抗体医薬という一番クリティカルな部分になろうかと思われますが、こういうケースについては、本当に第三者がみんな欲しいものは明細書の開示だけでは製造できないということかと思われますので、寄託が必要というのが最終的な結論になります。そこは公開代償という特許制度を大学の先生も十分御理解いただいて、ノウハウで残すのか、公開して特許権を20年間享受するのか考えていただかないといけないところかと思われます。

中山座長

どうぞ、中島委員。

中島委員

大学の話ですが、大学の知財を管理する知的財産本部には、技術移転をしようと思いますと、移転先から微生物を見せてほしい、提供してほしいというのはしょっちゅうあるわけでして、逆に、ライセンスを受ける側からしますと、書面だけでは確認できない。内容がきちんとわかった上で、検証した上で契約を結びたいというのがかなりの部分ありますので、そういう意味では大学の知財本部も実際にはかなりの範囲で微生物を分譲している。特許とは別に、微生物の寄託機関とは別に、また、ライセンスを受ける方も寄託機関に頼むと手続が面倒なのでということで、やっているのが現状ですので、それほど抵抗はないのではないかと思います。

それから、明細書等の共通出願様式ですが、これは以前から御提案を受けておりまして、大変結構なことだと思います。世間ではこういう様式が統一されると弁理士さんはもうからないのではないかという批評もありますが、弁理士はそういう手続の変更とか様式によって糧を得る資格ではございませんで、もっと創造的な、高度な判断業務によって報酬を得ることを目標としておりますし、そういう面からも日常の煩わしさがなくなるということでは大変いいことで、大賛成でございます。

中山座長

ありがとうございます。

ほかに何かございましたら。

微生物等の分譲は、当然外国からの要求にもこたえるわけですね。特許権が成立していない国からの要求にもこたえるわけですね。

田村審査基準室長

そういうことになるかと思います。

中山座長

そうすると、契約による処理は別としても、その国で実施しても特許権侵害にならないことになりますね。

国内なら、もらった人が製品をつくれば、おかしいと比較的容易にわかりますが、外国だと非常に難しいですね。そういう問題は今のところ起きていないわけですね。

田村審査基準室長

そのような御指摘はございません。

野間口委員

譲渡しないこともあるのですか。

中山座長

寄託機関が、試験研究のためには譲渡しなければいけない。公開原則の代償ですから、寄託機関は請求があれば、研究目的ならば譲渡しなければいけないわけです。譲渡を受けた人が特許権侵害をしてはいけないという義務はもちろんありますが、あるいは契約に反してはいけないという義務はありますが。

長岡委員

試験研究だけに使うということであれば、契約違反にはなるわけですか。

中山座長

もちろん、さっき契約は別ですと言いましたが、外国の話ですと、契約といっても実際は難しい場合も多いでしょう。

ほかに何か、御質問、御意見がございましたら。

よろしいでしょうか。

それでは、微生物等の寄託の要否に関する事例集についてという項目を、特許・実用新案審査基準に追加すること及び明細書等の共通出願様式に合わせた形式的な改訂につきまして、本専門委員会として了承したということでよろしゅうございましょうか。

ありがとうございます。

それでは、本専門委員会は、本事例集の追加及び明細書等の共通出願様式に合わせた形式的な改訂について了承したことにさせていただきたいと思います。

それでは、最後に今後のスケジュールにつきまして事務局から説明をお願いいたします。

田村審査基準室長

本日はどうもありがとうございました。本日の本専門委員会の審議の結果を受けまして、寄託の事例集につきましては11月12日から12月12日の期間をもちまして、日英2カ国語でパブリックコメントの募集をさせていただいて、1月中に本事例集を審査基準の一部として公表させていただきたいと考えております。

次に、次回の審査基準専門委員会でございますが、先ほど申し上げましたように、4月7日、火曜日、13時30分から予定しております。場所もこちらということでございますので、よろしく御参加をお願いいたします。以上でございます。

中山座長

ありがとうございました。

それでは、以上をもちまして第1回審査基準専門委員会を閉会いたします。本日は御多用中のところ、まことにありがとうございました。