プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて

平成28年9月28日
特許庁

 

1 概要

平成27年6月5日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合）に関する最高裁判決（平成24年（受）1204号、同2658号）がありました。本件最高裁判決の判示内容を踏まえた審査の概要は、以下のとおりです。

• ○ 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であるという拒絶理由を通知します。
  
  ※「不可能・非実際的事情」とは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情をいいます。
  
  ※後に無効理由を含む特許となったり、第三者の利益が不当に害されたりすることがないよう、拒絶理由を通知することで、出願人に、「不可能・非実際的事情」が存在することの主張・立証の機会や、反論・補正の機会を与えることとします。
  
  
• ○ 出願人は、当該拒絶理由を解消するために、以下の対応をとることができます。
  ア．当該請求項の削除
  イ．当該請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正
  ウ．当該請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正
  エ．不可能・非実際的事情についての意見書等による主張・立証
  オ．当該請求項は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない旨の反論
  
  
• ○ 出願人の「不可能・非実際的事情」についての主張・立証の内容に、合理的な疑問がない限り（通常、拒絶理由通知時又は拒絶査定時に、審査官が具体的な疑義を示せない限り）、審査官は、「不可能・非実際的事情」が存在するものと判断します。

審査の取扱いの詳細について、特許庁は、以下2に掲載するように順次資料を公表してきました。そして、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所の改訂の背景及び要点（平成28年3月30日）（PDF：99KB）」で示したとおりに検討し、平成28年3月30日に改訂特許・実用新案審査ハンドブックを公表しました。平成28年4月1日以降の審査の取扱いの詳細については、同審査ハンドブックを参照してください。

2 資料

• ● プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について（平成27年7月6日）
• ● 【旧版】特許・実用新案審査ハンドブック（平成27年10月1日）

  ※上記平成27年7月6日付け「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」の内容は、平成27年10月1日（同年9月16日公表）、以下の特許･実用新案審査ハンドブック2203～2205に反映しました。

  • ○【旧版】2203 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合の審査における留意事項
  • ○【旧版】2204 「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かについての判断
  • ○【旧版】2205 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合の審査における「不可能・非実際的事情」についての判断
  
  
• ● プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例（平成27年11月25日）（PDF：185KB）

  ※上記審査ハンドブックにおいては、「不可能・非実際的事情」の存在が認められうる主張・立証の例等は掲げていないところ、平成27年11月25日、それまでに主張・立証がなされた案件も参考にしつつ、審査において当該事情の存在が認められうる主張・立証の当面の参考例を作成し、公表することとしました。

• ● プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しない例の追加（平成28年1月27日）（PDF：117KB）

  ※上記審査ハンドブック2204には、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当する類型及び該当しない類型が示されていますが、平成28年1月27日、実際の特許出願において比較的よく見られる文言や、ユーザーから検討要望のあった表現を参考にしつつ、審査ハンドブックの改訂時に追加すべきプロダクト・バイ・プロセス・クレーム非該当例の検討を行いましたところ、それらプロダクト・バイ・プロセス・クレーム非該当例を公表することとしました。

• ● 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所の改訂の背景及び要点（平成28年3月30日）（PDF：99KB）」

  ※それまでの経緯を踏まえて検討した結果、改訂の背景及び要点を整理し、以下のとおりに審査ハンドブック2204及び2205の改訂を行うこととしました。

• ● 【現行】特許・実用新案審査ハンドブック（平成28年4月1日）

  ※上記「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所の改訂の背景及び要点（平成28年3月30日）（PDF：99KB）」で示したとおりに検討し、特許・実用新案審査ハンドブックを改訂しました。改訂後の同審査ハンドブックは平成28年4月1日以降の審査に適用されます。

  ※平成28年9月28日に、審査ハンドブック2205の「2. 「不可能・非実際的事情」に該当する類型、具体例」の類型(ii)に、具体例（交配等の育種方法によって得られる動物及び植物（参考審決：不服2014-10863号審決））を追加しました。

  • ○2203 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合の審査における留意事項
  • ○2204「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かについての判断
  • ○2205 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合の審査における「不可能・非実際的事情」についての判断
  
  

［更新日　2016年9月28日］

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