プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について

平成27年7月6日
特許庁

平成27年6月5日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合）に関する最高裁判決（平成24年（受）第1204号、同2658号）がありました。
これを受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、本件最高裁判決を受けた取扱いの検討を行うため、審査・審判において本件最高裁判決の判示内容に関する判断を行わないこととしてきましたが（特許庁HP参照）、本日より、以下のとおり判断を行いますので、お知らせします。
今回の取扱いは、審査においては、今後の特許出願に限らず、既に出願されたものも対象とします。同様に、今後請求される審判事件、特許異議申立事件、判定事件（以下、「審判事件等」という。）に限らず、現在係属中の審判事件等も対象とします。したがって、既に成立している特許に対する審判事件等も対象とします。

1 当面の審査の取扱いについて

本件最高裁判決の判示内容を踏まえた当面の審査の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」（PDF）を御覧ください。

• ◯ 物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断し、拒絶理由を通知します。
  
  ※「不可能・非実際的事情」とは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情をいいます。
  
  ※後に無効理由を含む特許となったり、第三者の利益が不当に害されたりすることがないよう、拒絶理由を通知することで、出願人に、「不可能・非実際的事情」が存在することの主張・立証の機会や、反論・補正の機会を与えることとします。
  
  
• ◯ 出願人は、当該拒絶理由を解消するために、反論以外に、以下の対応をとることができます。
  ア．該当する請求項の削除
  イ．該当する請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正
  ウ．該当する請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正
  エ．「不可能・非実際的事情」についての意見書等による主張・立証
  
  
• ◯ 出願人の「不可能・非実際的事情」についての主張・立証の内容に、合理的な疑問がない限り（通常、拒絶理由通知時又は拒絶査定時に、審査官が具体的な疑義を示せない限り）、審査官は、「不可能・非実際的事情」が存在するものと判断します。

2 当面の審判の取扱いについて

• ◯ プロダクト・バイ・プロセス・クレームが関連する審判事件等においても、最高裁判決の判示内容に沿って、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」（PDF）を参酌しつつ、審理を行います。
  
  
• ◯ 拒絶査定不服審判において、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、「不可能・非実際的事情」があると合議体が審判請求人に聞くまでもなく判断できるときを除き、拒絶理由を通知します。ただし、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合であっても、拒絶査定の理由又は審判請求後に通知された拒絶の理由が維持できるときは、改めて拒絶理由を通知することなく、審理を終結し、審決をすることがあります（平成28年1月27日追記）。
  審判請求人は、通知された拒絶理由に対して、「1. 当面の審査の取扱いについて」と同様に、補正や、意見書等における「不可能・ 非実際的事情」の主張・立証等の対応をとることができます。

3 審査基準・審査ハンドブックの改訂について

現在、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会WGの議論を踏まえた審査基準・審査ハンドブックの全面改訂を進めています。本件に関する審査基準・審査ハンドブックの改訂についても、審査基準・審査ハンドブックの全面改訂の中で行います。
平成27年10月上旬目途に、全面改訂された審査基準・審査ハンドブックに基づく運用を開始する予定です。当該運用開始後は、当該全面改訂された審査基準・審査ハンドブックに基づいて判断します。

［更新日　2016年1月27日］

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