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PCT国際出願における調査手数料の一部返還について

先の出願の審査の結果等の相当部分を利用できる場合、特許協力条約に基づく国際出願(以下「国際出願」)の調査手数料の一部を返還する制度があります。

1. 制度の概要

国際出願の願書に特許出願等の先の国内出願の必要情報が記載されている場合であって、当該国内出願の審査の結果の相当部分を利用できるときは、日本語による国際出願の場合は調査手数料70,000円のうち28,000円(英語による国際出願の場合は156,000円のうち62,000円)を出願人の請求により返還します(国際出願法施行規則第50条第2項)(注1)。

(当該国際出願の国際出願日に、特許出願等の国内出願の審査等の結果を利用できることは必ずしも必要でなく、国際調査報告の作成時に審査等の結果の相当部分を利用することができれば返還の対象となります。)

この制度を利用できる典型的なケースは以下のとおりです。

国内出願を優先権主張の基礎とするケース

国内出願を優先権主張の基礎として国内出願と国際出願を同時に行うケース

*上記以外にも、先の国内出願の審査の結果を利用できるケースがあります。

(注1)特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条の2の規定により、納付すべき手数料の軽減を受けた場合については、返還額は軽減申請の内容(軽減率及び持分の割合)に応じた額となります。手数料の軽減を受けた場合の具体的な算出方法の詳細は、「国際出願に係る軽減措置のQA集(2019年4月1日以降に国際出願をする場合)」の「4. 国際出願における調査手数料の一部返還について」をご参照ください

2. 手続の流れ

(1)国際出願時又は国際出願後直ちに行う手続きについて

  1. 国際出願の先の国内出願の必要情報の記載
    国際出願時の先の国内出願の必要情報の具体的な願書記載方法は「先の国内出願の調査の結果の利用請求をする場合の願書(記載例)(PDF:1,267KB)に、先の国内出願の必要情報を記載してください。なお、先の国内出願は、国際出願よりも先に出願されていれば、同日の出願であっても構いません。
  2. 先の国内出願の出願審査請求(未請求の場合)
    国際調査の開始前又は同時に国内出願の審査を開始できることが必要です。そのため、国際出願の願書の第VII欄に記載した先の国内出願について、早い時期に出願審査請求を行ってください。(早期審査の申し出を行う必要はありません。)なお、国際調査の完了後に出願審査請求された場合には、PCT国際出願における調査手数料の一部返還の対象とはなりません。
  3. 日本国の指定の除外又は取下げ等の手続(先の国内出願が、優先権主張の基礎出願の場合)
    先の国内出願が平成27年4月1日以降の国際出願の優先権主張の基礎出願である場合には、先の国内出願はその出願日(優先日)から16月を経過したのちに、通常はみなし取下げとなります(注2)。先の国内出願がみなし取下げとなることを回避するためには、日本国の指定を国際出願の願書において除外する、または国際出願の指定国について日本国の指定を取下げる「指定国の指定取下書(PDF:179KB)」を速やかに(注3)提出する等の手続を行ってください。

(注2)査定が確定している場合等には、みなし取下げにはなりません。

(注3)優先日から16月を経過したのちに、「指定国の指定取下書」を提出したとしても、先の国内出願は基本的にみなし取り下げになります。さらに、日本の指定が取り下げられるので、当該国際出願に基づき日本で権利取得を目指すこともできなくなります。その結果、優先日から16月を経過したのちに「指定国の指定取下書」を提出した場合には、日本で権利が取得できなくなりますので、ご注意ください。

(2)「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書」の送付

審査官は、国際調査報告の作成に際して、できる限り願書に記載されている先の国内出願の審査結果を利用するよう努めます。(先の国内出願が審査未着手の場合には、できるかぎり国際調査報告の作成に先立って審査着手します。)(注4)国際調査報告と共に、先の調査結果が利用できたか否か(注4)を示した「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書(PDF:105KB)」が作成され、当該通知書が国際調査報告とともに送付されます。

(注4)先の国内出願がみなし取下げとなる見込みの場合や、明らかに先の出願の審査の結果の相当部分を利用することができない場合等を除きます。

(注5)以下の3点を満たす場合に、先の国内出願の審査の結果を利用できたものとします。

  1. 国際調査を完了した時点より前に、審査官が先の調査等の結果を利用できる状態にあること。
  2. 国際出願の優先日が、先の国際出願又は願書に記載された先の国内出願の公開日(先の国内出願にパテントファミリーが存在する場合には、それら全ての出願の公開日のうち最先の日)より前であること。
  3. 先の国内出願の調査を行った発明と当該国際出願のうち国際調査報告を作成した発明(調査範囲を限定した場合は、当該限定して調査を行った発明)とを比較して、両者が事前の発明の単一性の要件を満たすこと。事後の単一性欠如は、原則問題としない(事前・事後の発明の単一性については、PCT国際調査及び予備審査ガイドライン第10章参照。)。

(3)「PCT国際出願における調査手数料の一部返還請求書」の提出

先の調査等の結果の利用状況に関する通知書(PDF:105KB)」において、「先の調査等の結果の相当部分を利用することができる」とされた場合には、「PCT国際出願における調査手数料の一部返還請求書」(注6)を特許庁国際出願室受理官庁に提出してください。特許庁内での事務手続完了後、指定された口座へ調査手数料の一部を返還致します。(先の調査等の結果の相当部分を利用することができない場合は、返還はなされません。)

(注6)当該請求書の様式は、「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続」の「受理官庁【様式編】~国際段階の手続~」の「3. 国際調査機関に対する手続」に掲載されております。

3. 優先権基礎となる国際出願の国際調査報告の利用

国際出願が先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、日本国特許庁が作成した先の国際調査報告の相当部分を当該国際出願の国際調査報告の作成に利用できるときは、日本語による国際出願の場合は調査手数料70,000円のうち28,000円(英語による国際出願の場合は156,000円のうち62,000円)を出願人の請求により返還します(国際出願法施行規則第50条第1項)。(注7)

この場合には、国際出願の願書の第VII欄への記載は必要ありません。

国際出願を優先権主張の基礎とするケース

(注7)特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条の2の規定により、納付すべき手数料の軽減を受けた場合については、返還額は軽減申請の内容(軽減率及び持分の割合)に応じた額となります。手数料の軽減を受けた場合の具体的な算出方法の詳細は、「国際出願に係る軽減措置のQA集(2019年4月1日以降に国際出願をする場合)」の「4. 国際出願における調査手数料の一部返還について」をご参照ください。

4. 参考

先の調査等の結果の利用に関しての詳細は、PCT国際調査及び予備審査ハンドブック §5.1「先の調査等の結果の利用(番外2)」を参照ください。

[更新日 2019年10月11日]

お問い合わせ

「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書」等の先の調査等の結果の利用に関連する事項について

審査第一部調整課審査基準室

電話:03-3581-1101 内線3112

お問い合わせフォーム

 

「PCT国際出願における調査手数料の一部返還請求書」の提出等の返還の手続きについて

審査業務部出願課国際出願室受理官庁

電話:03-3581-1101 内線2643

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