第2章　審査の手順

第1節　本願発明の認定

1.　概要

発明の特許要件（「第Ⅲ部 特許要件」参照）についての判断をする前提として、審査官は、まず発明の技術内容を把握して確定する必要がある。この作業を発明の認定という。

2.　本願発明の認定

審査官は、請求項に係る発明の認定を、請求項の記載に基づいて行う。この認定において、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈する。

また、審査官は、この認定に当たっては、本願の明細書、特許請求の範囲及び図面を精読し、請求項に係る発明の技術内容を十分に理解する。

明細書、特許請求の範囲又は図面（以下この部において「明細書等」という。）について補正がされている場合は、審査官は、補正の内容についても、十分に理解する。

第2節　先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断

1.　概要

審査官は、請求項に係る発明の新規性、進歩性等の判断をするに当たって、先行技術調査をする。

審査官は、先行技術調査をする際は、まず本願の請求項に係る発明から、先行技術調査の対象（以下この部において「調査対象」という。）となる発明を決定する。

そして、本願の発明の詳細な説明に、関連する先行技術文献に関する情報が開示されている場合や、外国特許庁の調査結果若しくは審査結果、登録調査機関の調査結果又は情報提供により提供された情報が確認できる場合は、審査官は、これらの内容を検討した上で、先行技術調査をする。

審査官は、先行技術調査の結果を踏まえて、新規性、進歩性等の判断を行う。

2.　調査対象

2.1　調査対象の決定

一回目の審査においては、審査官は、請求項に係る発明（注）のうち、「第Ⅱ部第2章第5節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」の2.及び「第Ⅱ部第3章 発明の単一性」の4.に示したところに照らして審査対象となる範囲を調査対象とする。二回目以降の審査においては、審査官は、上記「第Ⅱ部第2章第5節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」、「第Ⅱ部第3章 発明の単一性」及び「第Ⅳ部第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の3.に示したところに照らして審査対象となる範囲を調査対象とする。

（注）発明を特定するための事項（以下この部において「発明特定事項」という。）が選択肢で表現されている請求項に係る発明については、選択肢から把握される発明。以下2.及び3.において同じ。

2.2　調査対象を決定する際に考慮すべき事項

• （1）審査官は、請求項に係る発明の実施例も、調査対象として考慮に入れる。
• （2）審査官は、査定までの審査の効率性を踏まえて、補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測できる事項も調査対象として考慮に入れる。

2.3　調査対象から除外され得る発明

以下の類型（ⅰ）から（ⅵ）まで（以下この部において「除外対象」という。）のいずれかに該当する発明は、調査対象から除外され得る。

しかし、審査官は、第36条第6項第4号及び特許法施行規則24条の3第5号、第37条並びに第17条の2第4項以外の要件の審査対象とした発明については、調査対象から除外する発明ができる限り少なくなるように留意する。

• （ⅰ）新規事項が追加されていることが明らかな発明（第17条の2第3項違反）
• （ⅱ）不特許事由があることが明らかな発明（第32条違反）
• （ⅲ）第2条に規定された「発明」に該当しないことが明らかなもの又は産業上利用することができる発明に該当しないことが明らかである発明（第29条第1項柱書違反）
• （ⅳ）発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても発明を把握することができないほどに記載が明確でない請求項に係る発明（第36条第6項第2号違反）
• （ⅴ）請求項に係る発明に関し、発明の詳細な説明が、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下この部において「当業者」という。）がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないことが明らかな場合において、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない部分に係る発明（第36条第4項第1号違反）
• （ⅵ）請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において、発明の課題が解決できることを当業者が認識できる程度に記載された範囲を超えていることが明らかな場合において、その「記載された範囲を超えている」部分に係る発明（第36条第6項第1号違反）

2.3.1　留意事項

• （1）請求項の記載に誤記、軽微な不備等がある結果、除外対象に該当する発明であっても、発明の詳細な説明若しくは図面の記載又は出願時の技術常識を参酌すれば、除外対象に該当しない発明を把握できる場合は、審査官は、その把握した発明に基づいて、先行技術調査をする。
• （2）除外対象に該当する発明であっても、発明のカテゴリーを変更する補正又は表現上の軽微な補正により、除外対象に該当しなくなることが合理的に予測できる場合は、審査官は、当該予測される発明に基づいて先行技術調査をする。
• （3）上記（ⅳ）の類型については、審査官は、発明の詳細な説明若しくは図面の記載又は出願時の技術常識を参酌すれば発明を明確に把握できる場合にまで、適用してはならない。
  • （ⅰ）調査対象から除外すべきでない例
    • （ⅰ-1）請求項中の誤記のため、請求項に係る発明は発明の詳細な説明に記載されたものではないが、発明の詳細な説明若しくは図面の記載又は出願時の技術常識を参酌すれば、調査対象から除外されない発明が正しく把握される場合 例1：
      ［請求項］

      走行中の自車と、前方を走行する車との間の距離dが、以下の条件を満たした場合に、自動的にブレーキをかける制御を行うことを特徴とする自動ブレーキシステム。

      d ≧ th（ⅴ）　th（ⅴ）は、自車の速度に応じて決定される閾値

      ［発明の詳細な説明］

      d ≦ th（ⅴ） を満たした場合に、自動的にブレーキをかける制御を行うことが記載されている。

      （説明）

      請求項に係る発明は、数式中の不等号の向きが発明の詳細な説明の記載と異なるため、その記載上は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。しかし、発明の詳細な説明の記載や、自動的にブレーキをかける制御は、自車と前方の走行する車との間の距離が所定の距離以下となった場合に行われるという出願時の技術常識を考慮すると、請求項中の不等号は誤記であり、正しくは、d ≦ th（ⅴ） であると認められる。したがって、請求項に係る発明をそのように把握して先行技術調査をする。

    • （ⅰ-2）請求項に係る発明は、産業上利用することができる発明に該当しないが、調査対象から除外されない発明に補正されることを審査官が合理的に予測できる場合 例2：
      ［請求項］

      …を有効成分として含む医薬を使用したヒトの疾病Aの治療方法。

      （説明）

      請求項に係る発明は、ヒトを治療する方法であるため「産業上利用することができる発明」には該当しない。しかし、「…を有効成分として含む疾病A治療用医薬」というようなカテゴリーを変更する補正により、除外対象とならない発明になることが合理的に予測できるので、請求項に係る発明をそのように把握して先行技術調査をする。

    • （ⅰ-3）請求項に係る発明は明確ではないが、発明の詳細な説明若しくは図面の記載又は出願時の技術常識を参酌することにより発明が把握される場合 例3：
      ［請求項］

      X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率がa～b％であるハイブリッドカー。

      ［発明の詳細な説明］

      ベルト式無段変速機に対してY制御を行う制御手段を備えたハイブリッドカーのみが記載されており、X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中の当該ハイブリッドカーのエネルギー効率が、a～b％の範囲内であることが示されている。また、ベルト式無段変速機は、無段変速機の下位概念であるが、ベルト式以外の形式の無段変速機に対してY制御を行う制御手段を採用してもよいことが記載されている。X試験法の定義についても記載されている。

      （説明）

      発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない場合であっても、発明の詳細な説明の記載を参酌すれば、請求項に係る発明には、少なくとも、無段変速機に対してY制御を行う制御手段を備え、X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率がa％からb％までであるハイブリッドカーが含まれることが把握される。したがって、請求項に係る発明をそのように把握して先行技術調査をする。

  • （ⅱ）調査対象から除外できる例
    • （ⅱ-1）請求項に係る発明は明確ではなく、発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても発明が把握されない場合 例4：
      ［請求項］

      明細書に記載された発明。

      （前提）

      発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、請求項の記載が具体的にどのような発明を意図しているかを審査官が把握することができない。

      （説明）

      上記請求項の記載では、発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、発明を明確に把握できるほどに、請求項の記載が明確ではない。また、除外対象に該当しなくなる補正を合理的に予測することもできない。したがって、上記請求項を除外対象としてもよい。

      例5：
      ［請求項］

      100万ドルの価値がある私の発明。

      （前提）

      発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、請求項の記載が具体的にどのような発明を意図しているかを審査官が把握することができない。

      （説明）

      上記請求項の記載では、発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、発明を明確に把握できるほどに、請求項の記載が明確ではない。また、除外対象に該当しなくなる補正を合理的に予測することもできない。したがって、上記請求項を除外対象としてもよい。

3.　先行技術調査

審査官は、新規性（第29条第1項）、進歩性（第29条第2項）、拡大先願（第29条の2）及び先願（第39条）の審査基準（「第Ⅲ部第2章 新規性・進歩性」から「第Ⅲ部第4章 先願」までを参照。）に留意しつつ先行技術調査をして、関連する先行技術を漏れなく発見するように努める。

3.1　先行技術調査の手順

3.1.1　先行技術調査をする際の留意事項

• （1）本願の請求項に係る発明に関連する先行技術文献に関する情報が発明の詳細な説明に開示されている場合は、審査官は、先行技術調査に先立って、その先行技術文献の内容を検討する。

  なお、先行技術文献に関する情報の開示要件（第36条第4項第2号）については、「第Ⅱ部第1章第3節 先行技術文献情報開示要件」を参照。

• （2）本願に関連して、外国特許庁の調査結果若しくは審査結果、登録調査機関の調査結果又は情報提供により提供された情報が確認できる場合は、審査官は、これらの内容を検討し、有効活用を図る。

3.1.2　先行技術調査の手法

• （1）審査官は、各請求項に係る発明について、関連する技術分野の全ての文献（国内外の特許文献（国際公開を含む。）及び国内外の非特許文献）等のうち、先行技術調査の経済上の理由から、審査官自らの知識及び経験に基づき、請求項に係る発明に関連する先行技術文献等が発見される蓋然性が高いと判断される範囲の先行技術文献等を調査する。
• （2）審査官は、請求項に係る発明に関連する先行技術文献等が発見される蓋然性が最も高い技術分野を優先して先行技術調査をする。通常は、発明の詳細な説明に記載された実施例に最も密接に関連する技術分野から先行技術調査を開始して、漸次、関連性のより低い技術分野へと先行技術調査を拡大することが適切である。
• （3）審査官は、請求項に係る発明と関連性の高い技術分野から、関連性のより低い分野に先行技術調査を拡大すべきか否かを決定する場合は、既に得られた調査結果を考慮しつつ決定する。請求項に係る発明と関連性の高い技術分野について先行技術調査をした結果、新規性、進歩性等を合理的に否定できる十分な先行技術文献等が発見できなかった場合において、関連性のより低い技術分野の先行技術調査によって、新規性、進歩性等を否定し得る先行技術文献が発見される蓋然性が高いときは、審査官は、その技術分野に先行技術調査を拡大する。
• （4）先行技術調査を開始する時点において調査対象としたものが、先行技術調査の途中で、必ずしも調査対象としなくてもよいものであることが明らかになることがある（「第Ⅱ部第3章 発明の単一性」及び「第Ⅳ部第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」参照）。したがって、審査官は、調査結果を随時に評価し、必要であれば、調査対象を見直す。

3.1.3　先行技術調査の終了

審査官は、特許請求の範囲に記載された発明について、補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測される事項も考慮しながら先行技術調査をして、関連性の高い先行技術文献等が十分に得られた場合又は調査範囲において、より有意義な関連先行技術文献等を発見する蓋然性が極めて低くなったと判断した場合は、先行技術調査を終了することができる（注）。

なお、請求項に係る発明及びその発明の実施例について、単独で新規性又は進歩性を否定する先行技術文献等を発見した場合は、審査官は、その請求項に関する限り、先行技術調査を終了することができる。

ただし、過度の負担なく他の実施例についても先行技術調査をすることができる場合は、審査官は、更に先行技術調査を続行することが望ましい。

3.2　先行技術文献調査結果の記録

審査官は、最初に先行技術調査をした後、拒絶理由通知をする場合は、「先行技術文献調査結果の記録」に、先行技術調査をした技術分野を記載する。

審査官は、先行技術調査をした技術分野としては、先行技術調査をした範囲を示す国際特許分類等を記載する。

また、拒絶理由を構成するものではないが、出願人にとって補正の際に参考になる先行技術文献等、有用と思われる先行技術文献がある場合は、審査官は、その先行技術文献の情報を併せて記録することができる。

4.　新規性、進歩性等の判断

審査官は、先行技術調査をした後、発見した先行技術文献に記載された先行技術が、請求項に係る発明に対し、新規性、進歩性等に関する拒絶理由を構成するものであるか否かについて判断する。

先行技術文献等の公知日は、拒絶理由を構成する上で極めて重要である。したがって、審査官は、新規性、進歩性に関する検討をする際は、それぞれの先行技術文献等の公知日と、本願の出願日（又は優先日）との関係を必ず確認する。

また、審査官は、拡大先願（第29条の2）の適用を検討する場合は、本願の出願日と先願の出願日及び公開日の関係並びに本願と先願の発明者及び出願人が同一でないか否かを必ず確認する。審査官は、先願（第39条） の適用を検討する場合は、本願と先願の出願日の関係を必ず確認する。

新規性、進歩性等の具体的な判断手法については、「第Ⅲ部第2章 新規性・進歩性」から「第Ⅲ部第4章 先願」までを参照。

5.　意見書、補正書等が提出された場合の先行技術調査

拒絶理由通知に対する応答として明細書等について補正がされ、又は意見書等が提出された結果、それまでの先行技術調査において調査した範囲では調査範囲が十分ではなくなったと判断した場合は、審査官は、改めて先行技術調査をする。

なお、意見書、補正書等が提出された場合であっても、新たな先行技術調査をするまでもなく審査を進めることができるときは、審査官は、改めて先行技術調査をしなくてもよい。

6.　留意事項

• （1）外国関連出願（注）について、関連性の高い先行技術文献が外国特許庁における調査結果又は審査結果に含まれている場合

  この場合は、審査官は、外国特許庁における審査経過及び審査結果（引用発明の認定、拒絶理由の内容、最終的な審査結果及び特許された請求項の記載）を参考としつつ、その先行技術文献の内容が、請求項に係る発明に対し、新規性、進歩性等に関する拒絶理由を構成するものであるか否かについて検討する。その際は、審査官は、我が国と他国の制度及び運用の違いに留意する。

  （注）外国関連出願とは、以下の（ⅰ）又は（ⅱ）に該当する出願である。

  • （ⅰ）出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関にも出願している特許出願
  • （ⅲ）国際出願に関連する特許出願（国際出願の優先権主張の基礎となっている国内出願、国内段階に移行した国際出願等）
• （2）外国語書面出願、外国語特許出願及びその公報を先行技術調査の対象とする場合（外国語書面出願及び外国語特許出願については、それぞれ「第Ⅶ部 外国語書面出願」及び「第Ⅷ部 国際特許出願」を参照。）

  外国語書面出願の外国語書面又は外国語特許出願の明細書、特許請求の範囲及び図面（以下この部において「外国語書面等」という。）と翻訳文の内容とは一致している蓋然性が極めて高い。したがって、審査官は、通常は、日本語に翻訳された部分のみを先行技術調査の対象とすれば足りる。

  ただし、翻訳された部分に、外国語書面等の記載と相違しているとの疑義が生じた場合は、審査官は、外国語書面等にまで調査範囲を拡大する必要がある。

第3節　拒絶理由通知

1.　概要

審査官は、拒絶査定をしようとするときは、出願人に対し拒絶理由通知をし、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない（第50条）。

審査官が、拒絶理由があるとの心証を得た場合においても、何らの弁明の機会を与えずに直ちに拒絶査定をすることは出願人にとって酷である。また、審査官が過誤を犯すおそれがないわけではない。このような理由から、出願人に、意見を述べる機会や、明細書等について補正をして拒絶理由を解消する機会を与え、同時に、意見書等を資料として審査官に再考するきっかけを与えることで、特許出願手続の適正かつ妥当な運用を図るために、この規定は設けられている。（参考）東京高判平成5年3月30日（平成3年（行ケ）199号）「着色方法」

2.　拒絶理由通知の種類

拒絶理由通知は、手続上、以下の二種類に分けられる。

• （ⅰ）最初の拒絶理由通知（第17条の2第1項第1号）
• （ⅱ）最後の拒絶理由通知（第17条の2第1項第3号）

2.1　最初の拒絶理由通知

「最初の拒絶理由通知」とは、一回目の審査において通知すべき拒絶理由を通知する拒絶理由通知をいう。

したがって、一回目の拒絶理由通知は必ず「最初の拒絶理由通知」である。また、二回目以降であっても、一回目の審査において通知すべきであった拒絶理由を含む場合は、原則として「最初の拒絶理由通知」である（例外については、3.2.1（2）を参照。）。

なお、明細書等についての補正は、常に第17条の2第3項の要件を満たす必要があるが、最初の拒絶理由通知を受けた後の特許請求の範囲についてする補正は、同条第3項の要件に加えて、同条第4項の要件を満たす必要がある。

2.2　最後の拒絶理由通知

「最後の拒絶理由通知」とは、原則として「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知をいう。

二回目以降の拒絶理由通知を「最後の拒絶理由通知」とするか否かは、拒絶理由通知の形式的な通知回数によってではなく、実質的に判断する。

「最初の拒絶理由通知」とするか「最後の拒絶理由通知」とするかの具体的な判断は、3.を参照。

「最後の拒絶理由通知」を受けた後の特許請求の範囲についての補正は、第17条の2第3項及び第4項の要件に加えて、第17条の2第5項及び第6項の要件を満たす必要がある。

なお、拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知がされた場合は、特許請求の範囲についてする補正は、「最後の拒絶理由通知」を受けた後の補正と同じ要件を満たす必要がある （「第Ⅵ部第1章第2節 第50条の2の通知」参照）。

3.　拒絶理由通知の具体的運用

審査官は、拒絶理由通知を、原則二回を限度（「最初の拒絶理由通知」及び「最後の拒絶理由通知」各一回）として通知し、手続全体の効率性に配慮しながら審査を進める。

3.1　一回目の拒絶理由通知

• （1）一回目の拒絶理由通知は、「最初の拒絶理由通知」となる。
• （2）一回目の拒絶理由通知では、審査官は、原則として、発見された拒絶理由の全てを通知する。

  ただし、ある拒絶理由を通知するだけで、その拒絶理由のみならず他の拒絶理由も同時に解消するような補正がされる可能性が高い場合においては、必ずしも複数の拒絶理由を重畳的に通知する必要はない。例えば、進歩性欠如の拒絶理由を通知するだけで、当該進歩性欠如の拒絶理由のみならず記載要件違反の拒絶理由も解消するような補正がされる可能性が高い場合においては、必ずしも記載要件違反の拒絶理由を通知する必要はない。

3.2　二回目以降の拒絶理由通知

審査官は、二回目以降の拒絶理由通知に際しては、「最後の拒絶理由通知」とするか、「最初の拒絶理由通知」とするかを、以下に従って判断し、その上で拒絶理由通知をする。

以下の3.2.1及び3.2.2の具体例に該当せず、「最初の拒絶理由通知」とするか、「最後の拒絶理由通知」とするかが直ちに明らかでない場合は、審査官は、出願人に対して、補正の機会を不当に制限することのないよう、制度の趣旨（2.2（説明）参照）に立ち返って判断する。

3.2.1　「最後の拒絶理由通知」とする場合

「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とする。

• （1）補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知の類型
  • a　明細書等について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時に出願人が補正をしたことによって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知
    • 例1：補正により、発明の詳細な説明の記載が明瞭でなくなった場合又は発明の詳細な説明の記載に新規事項が追加された場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知
    • 例2：審査した請求項に新しい技術的事項を付加する補正又は審査した請求項の技術的事項を削除若しくは限定する補正により、新たに新規性、進歩性等についての拒絶理由を通知しなければならない場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知
    • 例3：請求項を追加する補正により、新たに新規性、進歩性等についての拒絶理由を通知しなければならない場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知
    • 例4：請求項に新規事項を追加する補正又は記載不備を生じるような補正がされた場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知
    • 例5：「第Ⅳ部第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に示したところに照らして第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とならない発明を含むように、請求項が補正された場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知
    • 例6：「第Ⅱ部第3章 発明の単一性」に示したところに照らして第37条以外の要件についての審査対象とならない発明を含むように、請求項が補正された場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知
    • 例7：「第Ⅱ部第2章第5節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」に示したところに照らして第36条第6項第4号及び特許法施行規則第24条の3第5号以外の要件についての審査対象とならない発明を含むように、請求項が補正された場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知
    • 例8：上記例1から例7までの複数に該当する場合に、それらの旨のみを通知する拒絶理由通知
  • b　先行技術調査の除外対象とした発明について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正により、新規性、進歩性等についての審査をすることが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知
    （説明）

    新規性、進歩性等についての審査をしなかった発明（先行技術調査の除外対象に該当するため、新規性、進歩性等についての審査をしなかったことを、理由とともに明記した場合に限る。）について補正がされた場合は、当該補正後の発明を審査することは、補正により追加した請求項について改めて審査をすることと実質的に同じであるため、「最後の拒絶理由通知」とする。

    • 例9：請求項の記載が発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても把握することができないほど明確でなく、新規性、進歩性等についての審査をしなかった請求項について、補正がされ、補正後の請求項について新規性、進歩性等に関する拒絶理由を発見した場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知
    • 例10：請求項に新規事項が追加されていることが明らかであるために、新規性、進歩性等についての審査をせずに新規事項が追加されている旨の拒絶理由を通知した請求項について、補正がされ、補正後の請求項について新規性、進歩性等に関する拒絶理由を発見した場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知
    • 例11：上記例9及び例10の双方に該当する場合に、それらの旨のみを通知する拒絶理由通知
    （留意事項）

    意見書等を参酌した結果、補正前の請求項に係る発明を先行技術調査の除外対象とすべきではなかったと判断した場合に、補正後のその請求項に係る発明について通知する新規性、進歩性等についての拒絶理由は、「最初の拒絶理由通知」とする。

  • c　特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件（第36条第6項第4号及び特許法施行規則24条の3第5号）以外の要件について審査対象としなかった発明について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正により、前記委任省令要件以外の要件について審査をすることが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知。
    （説明）

    特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件（第36条第6項第4号及び特許法施行規則24条の3第5号）以外の要件についての審査をしなかった発明（前記委任省令要件以外の要件について審査をしなかったことを、理由とともに明記した場合に限る。）について補正がされた場合は、当該補正後の発明を審査することは、補正により追加した請求項について改めて審査をすることと実質的に同じであるため、「最後の拒絶理由通知」とする。

    （留意事項）

    意見書等を参酌した結果、補正前の請求項に係る発明について、上記委任省令要件違反とすべきではなかったと判断した場合に、補正後のその請求項に係る発明について通知する拒絶理由は、「最初の拒絶理由通知」とする。

• （2）「最後の拒絶理由通知」とすることができる特別な場合
  • a　新規性、進歩性等を有していない旨の拒絶理由のほかに、軽微な記載不備（第17条の2第5項第3号又は第4号の「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」に相当すると認められる程度のもの）が存在していたが、新規性、進歩性等に関する拒絶理由のみを通知し、記載要件に関する拒絶理由を通知しなかった結果、依然として軽微な記載不備が残っている場合は、その記載不備について通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。
    （説明）

    通常、軽微な記載不備であれば、新規性、進歩性等についての拒絶理由通知に対する応答時の補正の際に、併せて是正されることが期待される。また、仮にこれらの記載不備が是正されずに、「最後の拒絶理由通知」で指摘することになったとしても、第17条の2第5項第3号又は第4号の「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」に相当すると認められる程度のものについては、「最後の拒絶理由通知」後の補正として許容されるため、このように取り扱う。

  • b 「第2節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」の3.1.3（注）に従い先行技術調査を終了した請求項について、補正により先の拒絶理由は解消されたが、新たな先行技術文献等に基づく拒絶理由を発見した場合に通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。
  • c　通知した拒絶理由は解消されていないものの、拒絶理由を解消するために出願人がとり得る対応を審査官が示せる場合であって、その対応をとることについて出願人との間で合意が形成できる見込みがあると判断し、出願人と意思疎通を図った結果、合意が形成されたときに通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる（「第5節 査定」の3.及び「第7節 前置審査」の3.5参照）。
  • d　限定的減縮を目的とする補正がされた発明が第36条第6項の要件を満たしていない場合であって、その記載不備が軽微であり、簡単な補正で記載不備を是正することにより、特許を受けることができると認められるときに、補正を受け入れた上で通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。

3.2.2　二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合

二回目以降の拒絶理由通知であっても、一回目の拒絶理由通知において審査官が指摘しなければならなかった拒絶理由を通知する場合は、その拒絶理由は補正によって生じたものではないから、審査官は、「最初の拒絶理由通知」を通知する。

したがって、以下の（1）又は（2）に該当する場合は、審査官は、「最初の拒絶理由通知」を通知する。

なお、一回目の拒絶理由通知において指摘しなければならなかった拒絶理由と、拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要となった拒絶理由とを同時に通知する場合も、審査官は、「最初の拒絶理由通知」を通知する。

• （1）一回目の拒絶理由通知をするときに審査官が指摘しなければならないものであったが、その時点では発見しなかった拒絶理由を通知する場合
  • 例1：一回目の拒絶理由通知で新規性及び進歩性欠如の拒絶理由を通知したときには、明細書等の記載不備、発明の単一性の欠如等の拒絶理由を見落としており、その後、その拒絶理由を発見した場合
  • 例2：一回目の拒絶理由通知では拒絶理由を発見しない旨を明記した請求項について、補正がされなかったにもかかわらず、後に拒絶理由を発見した場合
  • 例3：一回目の拒絶理由通知では、新規性欠如又は進歩性欠如のいずれの拒絶理由も通知しなかった請求項について減縮する補正がされたにもかかわらず、後に新規性欠如又は進歩性欠如の拒絶理由を発見した場合
  • 例4：新規性、進歩性等についての審査をしないことに合理的な理由（「第2節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」の2.3参照）がないにもかかわらず、一回目の拒絶理由通知のときにこれを行わなかった場合において、二回目の拒絶理由通知で、新規性、進歩性等についての拒絶理由を通知する場合
  • 例5：A又はBといった選択肢で表現された発明特定事項を含む請求項に係る発明について、A又はBのいずれも審査対象としたにもかかわらず、一回目の拒絶理由通知のときには選択肢Aに基づいて把握される発明についてのみ拒絶理由を通知し、選択肢Bに基づいて把握される発明については拒絶理由を通知しなかった場合であって、二回目の拒絶理由通知で、選択肢Bに基づいて把握される発明について拒絶理由を通知する場合
• （2）一回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切でなかったために、再度、適切な拒絶理由通知をし直す場合
  • 例6：一回目の拒絶理由通知に対して、全く補正がされず、意見書のみが提出された場合に、拒絶理由通知をし直す場合
  • 例7：一回目の拒絶理由通知で、先行技術文献を引用して進歩性欠如等の拒絶理由通知をしたところ、これに対する補正がされた。この場合において、補正がされなかった請求項について、意見書の内容を勘案した結果、先の拒絶理由が妥当でなかったと判断し、異なる新たな先行技術文献を引用し直して拒絶理由通知をする場合
  • 例8：発明特定事項Aと発明特定事項Bとから構成される発明に対して、新規性及び進歩性欠如の拒絶理由を通知したところ、Aについては補正がされ、Bについては補正がされなかった。この場合において、補正がされなかったBに対して引用していた先行技術文献が適切でなかったため、先行技術文献を変更して、再度拒絶理由通知をする場合

4.　拒絶理由通知をする際の留意事項

拒絶理由通知書には、拒絶理由を、出願人がその趣旨を明確に理解できるように具体的に記載しなければならない。また、拒絶理由とそれに対する出願人の応答は、特許庁における手続においてのみならず、後に特許発明の技術的範囲を確定する際にも重要な資料となる。したがって、拒絶理由は、第三者から見ても明確でなければならない。

審査官は、具体的には、以下の点に留意して拒絶理由通知をする。

• （1）出願人が理解しやすいように、できるだけ簡潔かつ明瞭な文章で記載する。

  その際には、出願人が特許権取得に向けた補正をすることができるように、必要以上に冗長に記載することなく、拒絶理由の要点を理解できるように記載する。

• （2）請求項ごとに判断できない拒絶理由（明細書全体の記載不備、新規事項の追加等）を除き、拒絶理由は請求項ごとに示す。また、拒絶理由を発見した請求項に係る発明と拒絶理由を発見しない請求項に係る発明とが識別できるようにする。

  なお、拒絶理由における本願発明と引用発明との対比、判断等の説明が共通する請求項については、まとめて記載することができる。

• （3）進歩性欠如の拒絶理由については、本願発明と引用発明との間の相違点を明確にした上で、本願発明の進歩性を否定する論理付けを記載する。
• （4）「第Ⅱ部第2章第5節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」に示したところに照らして第36条第6項第4号及び特許法施行規則第24条の3第5号以外の要件について審査対象とならない発明（第36条第6項第4号及び特許法施行規則第24条の3第5号違反）、「第Ⅱ部第3章 発明の単一性」に示したところに照らして第37条以外の要件についての審査対象とならない発明（第37条違反）又は「第Ⅳ部第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に示したところに照らして第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とならない補正後の発明（第17条の2第4項違反）に関しては、第36条第6項第4号及び特許法施行規則24条の3第5号、第37条又は第17条の2第4項以外の要件についての審査をしていないことを明記した上で、それぞれの拒絶理由のみを示す。
• （5）先行技術調査の除外対象とした発明については、新規性、進歩性等の審査をしていないことを明記して、該当する拒絶理由のみを示すことができる。

  ただし、審査官は、先行技術調査の除外対象とする発明ができる限り少なくなるように留意する必要がある（「第2節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」参照）。

• （6）明細書等の記載が、第36条第4項第1号又は第6項各号の要件に違反する場合は、違反の箇所及びその理由を具体的に記載する。
• （7）「最後の拒絶理由通知」とする場合は、「最後」である旨とその理由を記載する。「最後」である旨又はその理由のいずれかを記載しなかった場合は、たとえ「最後」とすることが適当であったとしても、審査官は、「最後の拒絶理由通知」をしたものとして取り扱ってはならない。

  すなわち、その拒絶理由通知に対して行った補正が、第17条の2第3項から第6項までのいずれかの要件を満たしていなかったとしても、審査官は、補正の却下の決定をしてはならない。

• （8）先行技術文献等の引用に際しては、以下の点に留意する。
  • a　引用文献等を特定するとともに、請求項に係る発明との対比及び判断のために必要な引用箇所が分かるように記載する。
  • b　引用文献等の記載から認定される技術的内容を明確に示す。
  • c　引用文献等が拒絶理由に必要かつ十分なもののみであるか否かの必要性を十分に検討する。
• （9）拒絶理由を解消するために、出願人のとり得る対応を示すことができる場合は、積極的に補正、分割等の示唆をする（「第8節 出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め」の2.1参照）。

第4節　意見書・補正書等の取扱い

1.　概要

審査官は、拒絶理由を発見した場合は、所定の期間を指定して拒絶理由通知をしなければならず、出願人は、審査官から拒絶理由通知を受けた場合は、意見書を提出することができる（第50条）。

また、出願人は、その所定の期間内であれば、明細書等について補正をすることができる（第17条の2）。

審査官は、出願人から意見書、補正書等が提出された場合は、その内容を十分に検討した上で審査をする。

2.　意見書、補正書等の取扱い

出願人から意見書、補正書等が提出された場合は、審査官は、以下の要領で審査を進める。

2.1　意見書、補正書等の取扱い

2.1.1　意見書及び実験成績証明書の取扱い

意見書及び実験成績証明書は、明細書における発明の詳細な説明に代わるものではない。しかし、これらは、出願人が出願当初の明細書等 （以下、この部において「当初明細書等」という。）に記載されていた事項が正しくかつ妥当なものであることを釈明又は立証するために提出されるものである。したがって、審査官は、意見書及び実験成績証明書が提出された場合は、これらの内容を十分に考慮する。

2.1.2　補正書の取扱い

一回目の審査前に、又は最初の拒絶理由通知に対する応答時に、補正書が提出された場合は、審査官は、その補正書による補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査をする。

最後の拒絶理由通知に対する応答時に補正書が提出された場合は、審査官は、「最後の拒絶理由通知」としたことが不適当である、又は補正が適法であるときは、その補正書による補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査をする。「最後の拒絶理由通知」としたことが適当であり、かつ補正が不適法であれば、審査官は、補正を却下し、補正書が提出される前の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査をする（「第6節 補正の却下の決定」参照）。

2.2　意見書、補正書等の内容の検討

一回目の審査前に補正書が提出された場合は、審査官は、補正書の内容を十分に検討した上で、先行技術調査及び拒絶理由がないか否かについての検討をする。

拒絶理由通知に対する応答として意見書、補正書等が提出された場合は、審査官は、これらの内容を十分に検討し、拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切であったか否かを確認し、その上で、（ⅰ）通知した拒絶理由が解消されたか否か及び（ⅱ）他に拒絶理由がないか否かについて検討する。

拒絶理由通知に対する応答として補正がされず、意見書等が提出された場合は、審査官は、意見書等の内容を十分に考慮し、通知した拒絶理由が適切であったか否かを確認する。その上で、審査官は、（ⅰ）通知した拒絶理由が解消されたか否か及び（ⅱ）他に拒絶理由がないか否かを検討する。

また、最後の拒絶理由通知に対する応答として意見書、補正書等が提出された場合であって、当該補正書による補正を却下するときは、審査官は、意見書等と、補正書が提出される前の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて、通知した拒絶理由が適切であったか否かを確認し、その上で、（ⅰ）通知した拒絶理由が解消されたか否か及び（ⅱ）他に拒絶理由がないか否かを検討する。

第5節　査定

1.　概要

審査官は、特許出願について拒絶理由を発見しない場合は、特許査定をする（第51条）。

また、審査官は、拒絶理由通知をした後の審査において、通知した拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、拒絶査定をする（第49条）。

2.　特許査定

審査官は、特許出願について、（ⅰ）一回目の審査で拒絶理由を発見しなかった場合又は（ⅱ）拒絶理由通知後の二回目以降の審査において拒絶理由が解消されたと判断し、他の拒絶理由を発見しなかった場合は、速やかに特許査定をする。

3.　拒絶査定

審査官は、拒絶理由通知後の審査において、拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、拒絶理由通知が「最初」のものであるか「最後」のものであるかにかかわらず、拒絶査定をする。その際、必要であれば、補正の却下の決定をした上で、拒絶査定をする（補正の却下の決定については、「第6節 補正の却下の決定」を参照。）。

ただし、通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、その拒絶理由を解消するために出願人がとり得る対応を審査官が示せる場合であって、その対応をとることについて出願人との間で合意が形成できる見込みがあると判断されるときは、出願人との意思疎通を図り、合意が形成されれば拒絶理由通知をする。

この拒絶理由通知は、原則として、「最後の拒絶理由通知」とする（「第3節 拒絶理由通知」の3.2.1（2）c参照）。

審査官は、拒絶査定の際は、以下の点に留意する。

• （1）意見書等の主張及び補正書の内容を十分に検討して、（ⅰ）通知した拒絶理由が解消されていないか否か、及び（ⅱ）通知した拒絶理由が妥当であったか否かを判断する。
• （2）拒絶査定には解消されていない全ての拒絶理由を示す。その際、どの請求項に対する拒絶理由が解消されていないのかが分かるように、簡潔かつ明瞭な文章で記載する。なお、本願発明と引用発明との対比、判断等の説明が共通する請求項については、まとめて記載することができる。
• （3）意見書において争点とされている事項については、それに対する審査官の判断を明確に記載する。
• （4）拒絶査定をすることが出願人にとって「不意打ち」とならないかについて慎重に検討する。通知した拒絶理由にとらわれて、無理な拒絶査定をしてはならない。

4.　留意事項

経済安全保障推進法に基づく保全指定がされる可能性がある出願及び保全指定中の出願は、特許査定及び拒絶査定を行わない（経済安全保障推進法第66条第7項）。

第6節　補正の却下の決定

1.　概要

1.1　特許法第53条

「最後の拒絶理由通知」（第17条の2第1項第3号）に対する応答としてされた補正が第17条の2第3項から第6項までのいずれかの要件を満たしていない場合は、審査官はその補正を却下する（第53条第1項）。

二回目以降の拒絶理由通知に対する応答としてされた補正が不適法である場合についてまで、特許出願の拒絶理由とすると、その補正が不適法である旨の拒絶理由を再度通知し、更にその拒絶理由通知に対しては、補正が可能であるから、更に補正後の特許出願について審査をする必要がある。そのような事態を回避し、二回目の審査以降に通知される「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正が不適法である場合に、その補正を却下するために、第53条の規定は設けられた。

1.2　補正の却下の決定に係る審査手順の概要

「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がされた場合は、審査官は、まず直前に通知した拒絶理由通知を「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かを検討する。「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったと判断した場合は、その補正が第17条の2第3項から第6項までの要件を満たすか否か（補正が適法にされているか否か）を検討する。そして、補正が不適法である場合は、審査官はその補正を却下する（「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がされた場合の審査の手順については、第2図も参照。）。

なお、分割出願制度の濫用を抑止する観点から、拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知がされた場合であって、その応答としてされた補正が第17条の2第3項から第6項までのいずれかの要件を満たしていないときは、審査官はその補正を却下する（第53条第1項括弧書き。「第Ⅵ部第1章第2節 第50条の2の通知」参照）。

2.　「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かの検討

審査官は、まず意見書等における出願人の主張も参酌して、「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かを再検討する。

2.1　「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であった場合

「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であった場合は、審査官は、補正が適法にされているか否かを検討する（3.参照）。

2.2　「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であった場合

「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であった場合は、第53条を適用することができない。したがって、この場合は、審査官は、「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正について、補正の却下の決定をすることなく、補正後の明細書等に基づいて審査を進める。そして、その補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、直ちに拒絶査定をすることなく、再度「最初の拒絶理由通知」をする。また、その補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合であっても、「最後の拒絶理由通知」とせずに、再度「最初の拒絶理由通知」とする。

3.　補正の却下の検討

3.1　却下の対象となる補正

補正の却下の対象となる補正は、以下の（1）から（4）までのいずれかに該当する補正である。

• （1）新規事項を追加する補正（第17条の2第3項違反）
• （2）発明の特別な技術的特徴を変更する補正（第17条の2第4項違反）
• （3）目的外補正（第17条の2第5項違反）
• （4）独立特許要件を満たさない補正（第17条の2第6項違反）

3.1.1　新規事項を追加する補正（第17条の2第3項違反）

「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正であって、以下の（ⅰ）又は（ⅱ）に該当する補正は、「新規事項を追加する補正」に該当するため、補正の却下の対象となる。

• （ⅰ）新たに新規事項を追加する補正
• （ⅱ）「最後の拒絶理由通知」で指摘した新規事項が含まれている補正

3.1.2　発明の特別な技術的特徴を変更する補正（第17条の2第4項違反）

「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正であって、以下の（ⅰ）又は（ⅱ）に該当する補正は、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に該当するため、補正の却下の対象となる。

• （ⅰ）新たに特別な技術的特徴が変更された発明（「第Ⅳ部第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の3.に従って、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とならない発明）を追加する補正
• （ⅱ）「最後の拒絶理由通知」で指摘した、特別な技術的特徴が変更された発明が含まれている補正

3.1.3　目的外補正（第17条の2第5項違反）

特許請求の範囲についてする補正であって、次の（ⅰ）から（ⅳ）までのいずれの事項も目的としないものは補正の却下の対象となる。

• （ⅰ）請求項の削除（第1号）
• （ⅱ）特許請求の範囲の減縮（補正前の請求項に記載された発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明となるように請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものに限る。）（以下この部において「特許請求の範囲の限定的減縮」という。第2号）
• （ⅲ）誤記の訂正（第3号）
• （ⅳ）明瞭でない記載の釈明（拒絶理由に示された事項についてするものに限る。）（第4号）

3.1.4　独立特許要件を満たさない補正（第17条の2第6項違反）

「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明が独立して特許を受けることができないものである場合は、その補正は独立特許要件を満たさないので、補正の却下の対象となる。

補正がされた発明が独立して特許を受けることができないものである場合とは、以下の（ⅰ）又は（ⅱ）の場合である。

• （ⅰ）補正がされた請求項について、補正前の請求項に対して通知した拒絶理由は解消されたが、補正後の発明について、以下の規定に基づく新たな拒絶理由を発見した場合
• （ⅱ）補正がされた請求項について、先の「最後の拒絶理由通知」で指摘した以下の規定に基づく拒絶理由が依然として解消されていない場合

請求項に係る発明が、独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用される規定は、以下のとおりである。

• （ⅰ）発明該当性及び産業上の利用可能性（第29条第1項柱書）
• （ⅱ）新規性（第29条第1項）
• （ⅲ）進歩性（第29条第2項）
• （ⅳ）拡大先願（第29条の2）
• （ⅴ）不特許事由（第32条）
• （ⅵ）記載要件（第36条第4項第1号及び第6項第1号から第3号まで）
• （ⅶ）先願（第39条第1項から第4項まで）

例えば、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明が進歩性（第29条第2項）を有していない場合は、通常、その補正は却下の対象となる（例外については、以下の（留意事項）（2）を参照。）。

また、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明に関し、明細書等に記載不備（第36条）が存在する場合も、通常、その補正は却下の対象となる（例外については、下記（留意事項）（3）を参照。）。

3.2　補正の適否の検討手順

審査官は、「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正が、第17条の2第3項から第6項までのいずれかの要件を満たさないと判断した場合は、その補正を却下する。

ただし、出願人が拒絶査定不服審判の請求時に適切な補正をすることができるように、補正の却下に当たっては、その全ての理由を示すことが必要である。そのため、審査官は、補正の適否を、以下の手順に従って検討する。

• （1）「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正により、明細書等に新規事項を追加する補正がされているか否か（第17条の2第3項。3.1.1参照）を判断する。特許請求の範囲については、請求項に係る発明ごとに新規事項を追加する補正がされているか否かを判断する。この結果、新規事項を追加する補正がされた請求項については、その請求項についてされた補正が第17条の2第4項から第6項までの要件を満たすか否かについては判断しない。
• （2）続いて、新規事項を追加する補正がされていないその他の請求項に係る発明に基づいて、その補正が「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に該当するか否か（第17条の2第4項。3.1.2参照）を判断する。「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に該当すると判断した場合は、その判断をした根拠となった発明については、第17条の2第5項及び第6項の要件を満たすか否かについては判断しない。
• （3）新規事項を追加する補正がされておらず、かつ、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に該当すると判断した根拠とならなかったその他の請求項に係る発明に基づいて、補正が第17条の2第5項第1号から第4号までのいずれかの事項を目的とするものか否か（第17条の2第5項。3.1.3参照）を更に判断する。
• （4）上記（3）の第17条の2第5項についての判断の結果、同項第2号（特許請求の範囲の限定的減縮）に該当する補正がされた請求項がある場合は、その請求項についての補正が更に同条第6項の要件（独立特許要件）を満たすものか否か（第17条の2第6項。3.1.4参照）を判断する。
• （5）上記（1）から（4）までに従って判断した結果、補正の要件を満たしていないと判断された補正事項が一つ以上あれば、その全てについて理由を示して補正の却下の決定をする。

  例えば、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正によって、全ての請求項に係る発明が補正され、補正後の全ての請求項に係る発明が独立して特許を受けられるものでないと判断した場合は、全ての請求項に係る発明について理由を示す。

3.3　独立特許要件違反で補正を却下する際の留意事項

審査官は、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明が、新規性、進歩性等を有していないため、特許を受けることができないと判断した場合は、以下の点に留意する。

• （1）補正の却下に際しては、「最後の拒絶理由通知」で引用した先行技術を引用することを原則とする。ただし、補正により請求項が限定されたために新たな先行技術を引用することは差し支えない。
• （2）「最後の拒絶理由通知」では引用しなかった先行技術のみを引用して、特許を受けることができない理由を示して補正を却下する場合は、「最後の拒絶理由通知」で引用した先行技術が適切でないことがある。したがって、再度、「最後の拒絶理由通知」の内容が適切であって維持できるものであるか否かを確認する。「最後の拒絶理由通知」の内容が適切でないと判断した場合は、審査官は、拒絶査定をすることなく、補正を却下するとともに、改めて、拒絶理由通知をする。

4.　補正を却下する場合の出願の取扱い

補正を却下すると、出願は補正書が提出される前の状態に戻る。したがって、審査官は、補正書が提出される前の出願に対してされた「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切なものであったか否かを、確認する。

「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切なものであったか否かの確認に当たっては、出願人が提出した意見書等の内容を考慮しなければならない。

• （1）審査官は、「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切であって、その拒絶理由が解消されていないと認められる場合は、補正の却下の決定をした上で、拒絶査定をする。
• （2）審査官は、「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切でなく、他に拒絶理由を発見しない場合は、補正の却下の決定をした上で、特許査定をする。
• （3）審査官は、「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切でなかったが、他に拒絶理由を発見した場合は、補正の却下の決定をした上で、改めて、補正書が提出される前の出願に対し、発見した拒絶理由を通知する。この場合は、新たな拒絶理由が「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になったものか否か等を含め、「第3節 拒絶理由通知」の3.に照らして、「最後の拒絶理由通知」とするか「最初の拒絶理由通知」とするかを決定する。

  また、補正の却下の決定とともに拒絶理由通知をすることになるので、通知する拒絶理由が、補正前の出願についての拒絶理由であることを明確にしなければならない。

5.　補正を却下しない場合の出願の取扱い

• （1）審査官は、補正後の出願について、拒絶理由が解消されたと判断し、他に拒絶理由を発見しない場合は、特許査定をする。
• （2）審査官は、補正後の出願について、拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、拒絶査定をする。
• （3）審査官は、補正により拒絶理由は解消されたが、他に拒絶理由を発見した場合は、改めて拒絶理由通知をする。
  • （ⅰ）「最初の拒絶理由通知」とするか、「最後の拒絶理由通知」とするかは、「第3節 拒絶理由通知」の3.に従って判断する。
  • （ⅱ）「最後の拒絶理由通知」に対する応答としての補正を却下することなく、補正後の明細書等に基づいて新たな拒絶理由通知をした場合は、先の「最後の拒絶理由通知」に対する応答としての補正が不適法であったことがその後に発見されたとしても、その補正を遡って却下しない。なお、補正が新規事項を追加する補正であったことが後で判明した場合は、改めてその旨の拒絶理由通知をする。
    （説明）

    第159条第1項及び第163条第1項の規定によれば、「最後の拒絶理由通知」に対する補正が不適法であることが拒絶査定後に発見された場合は、審理又は前置審査（前置審査については、「第7節 前置審査」を参照。）の迅速化の観点から、その補正を遡って却下せずそのまま許容することとされている。この趣旨に照らし、「最後の拒絶理由通知」に対する応答としての補正を却下することなく、補正後の明細書等に基づいて新たな拒絶理由通知をした後に、先の「最後の拒絶理由通知」に対する応答としての補正が不適法であったことを発見したときも、同様の取扱いとする。

第7節　前置審査

1.　概要

拒絶査定不服審判の請求のうち、審判請求時に、明細書等について補正があったものは、審判官の合議体による審理に先立ち、再度、審査に付される（第162条）。この審査を「前置審査」という。

拒絶査定不服審判において拒絶査定が覆るものの大部分が、その拒絶査定後に明細書等について補正がされたものである。前置審査制度は、このような実情に鑑み、審判請求時に補正があった場合は、その審判請求の処理を、その拒絶査定をした審査官に再審査させ、審判官が処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進を図る趣旨で導入されたものである。

特に、その補正により特許査定をすることができる場合は、拒絶査定をした審査官が再審査することで、その出願に対する知識を十分に活用し、新たに審判官を指定してはじめから審理し直す場合に比べ、事件を容易かつ迅速に処理することができる。

2.　前置審査の基本的な考え方

前置審査において、審査官は、原査定（拒絶査定）の理由が解消されたと判断し、他に拒絶理由を発見しない場合は、原査定を取り消し、特許査定をする。

原査定を取り消し、特許査定をすることができない場合は、審査官は、原則として、前置報告をする。

ただし、以下の（1）又は（2）に該当する場合は、審査官は、拒絶理由通知をする。

• （1）審判請求時の補正が適法であり、原査定の理由は解消されたと判断したものの、新たな拒絶理由を発見した場合であって、発見した新たな拒絶理由が、その補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみである場合（注）（3.2.1.（2）及び3.2.2（2）参照）
• （2）解消していないと判断した原査定の理由又は新たに発見した拒絶理由を解消するために請求人がとり得る対応を審査官が示すことができる場合であって、請求人との間で意思疎通を図った結果、合意が形成された場合（3.5参照）

（注）前置審査は拒絶査定に至るまでの審査をやり直すものではないため、発見した拒絶理由が補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみである場合に限り、拒絶理由通知をすることとする。

3.　前置審査の流れ

前置審査においては、審査官は、まず審判請求時の補正が適法であるか否かについて検討し（3.1参照）、その上で、前置審査を進める（3.2及び3.3参照）。

そして、審査官は、前置審査の結果に応じて、特許査定（原査定は取り消す。）、拒絶理由通知又は前置報告をする。

審査官は、拒絶理由通知をした場合は、3.4に従って前置審査を進め、その結果に応じて、特許査定（原査定は取り消す。）又は前置報告をする。

なお、原査定の理由を解消するために請求人が取り得る対応を示せる場合は、審査官は、3.5に従って前置審査を進める。

審査官は、前置報告をする場合は、前置審査の結果として、以下の（ⅰ）から（ⅴ）までの事項のうち該当するものを前置報告書に記載する。いずれの事項を記載するかについては、3.2及び3.3を参照。

• （ⅰ）原査定を維持すべきと判断した全ての理由
• （ⅱ）補正を却下すべき旨とそのように判断した理由
• （ⅲ）前置審査において通知した拒絶理由のうち、解消していない拒絶理由
• （ⅳ）審判請求書等において争点となっている事項及びその事項に対する審査官の判断
• （ⅴ）新たに発見した拒絶理由

3.1　審判請求時の補正の検討

審査官は、まず審判請求時の補正が適法であるか否か（第17条の2第3項から第6項までの要件を満たすか否か）について検討する（注）。

審査官は、この検討を、「第6節 補正の却下の決定」に準じて行う。この場合は、同節における「『最後の拒絶理由通知』に対する応答としてされた補正」は「審判請求時にされた補正」に読み替えられる。

（注）補正が第17条の2第6項の要件（独立特許要件）を満たしていないか否かの検討については、審査官は、特許請求の範囲についてする補正が第17条の2第5項第2号（特許請求の範囲の限定的減縮）を目的とするものである場合に限って行う。

3.2　審判請求時の補正が適法である場合の手順

審判請求時の補正が適法である場合、すなわち、第17条の2第3項から第6項までの要件を満たす場合は、審査官は、補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づき、補正の対象が明細書若しくは図面のみであるか否か又は特許請求の範囲についてする補正の目的が第17条の2第5項各号のいずれであるかに応じて、以下のとおり前置審査を進める。

3.2.1　明細書若しくは図面のみが補正された場合又は特許請求の範囲についてする補正の目的が、請求項の削除、誤記の訂正若しくは不明瞭な記載の釈明である場合（第17条の2第5項第1号、第3号又は第4号）

審査官は、原査定の理由が適切であったか否かを確認した上で、審判請求時の適法な補正によって、原査定の理由が解消されたか否かについて検討する。

原査定の理由が解消されたと判断した場合は、審査官は、他に拒絶理由がないか否かを更に検討する。

そして、検討の結果に応じて、以下の（1）から（3）までのとおり特許査定（原査定を取り消す。）、拒絶理由通知又は前置報告をする。

• （1）原査定の理由が解消されたと判断した場合であって、補正後の明細書等について、他に拒絶理由を発見しないときは、原査定を取り消して特許査定をする。
• （2）原査定の理由が解消されたと判断した場合であって、補正後の明細書等について、拒絶理由を発見したときは、以下のa又はbのとおり、拒絶理由通知又は前置報告をする。
  • a　発見した拒絶理由が、補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由（注）のみである場合は、原則として、拒絶理由通知をする。この場合は、審査官は、「最後の拒絶理由通知」を通知する。
  • b　発見した拒絶理由が、補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみでない場合は、審査官は、前置審査の結果として、発見した拒絶理由（3.に示した（ⅴ）の事項）を前置報告書に記載して前置報告をする。
  （注）ここでいう「補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由」とは、以下の（ⅰ）又は（ⅱ）に該当する拒絶理由である。

  • （ⅰ）審判請求時の補正によって生じた新たな拒絶理由（補正が不適法な場合については、3.3を参照。）
  • （ⅱ）拒絶査定に至るまでに生じていた拒絶理由であったが、拒絶査定に至るまでは判断する必要のなかったものであって、審判請求時の補正によって判断する必要が生じた結果、発見した拒絶理由（例1及び例2）
    • 例1：最初の拒絶理由通知に対する補正によって、請求項を増加する補正がされたが、先の拒絶理由通知において示された拒絶理由が解消されていなかったため、増加された請求項に係る発明について審査がされることなく拒絶査定となった。そして、審判請求時に、原査定の理由が解消される補正がされた。そのため、前置審査において、その増加された請求項に係る発明について審査をする必要が生じ、その結果、発見した新たな拒絶理由。
    • 例2：調査の除外対象に該当するため、拒絶査定に至るまで新規性、進歩性等の判断がされなかった請求項に係る発明について、審判請求時に補正がされた結果、調査の除外対象に該当しなくなった。そのため、前置審査において、新規性、進歩性等の判断をする必要が生じ、その結果、発見した新規性、進歩性等に関する新たな拒絶理由。
• （3）原査定の理由が解消されていないと判断した場合は、前置審査の結果として、3.に示した（ⅰ）、（ⅳ）及び（ⅴ）の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

3.2.2　特許請求の範囲についてする補正の目的が特許請求の範囲の限定的減縮であって、その補正が独立特許要件を満たす場合（第17条の2第5項第2号及び第6項）

審査官は、原査定の理由が適切であったか否かを確認する。その上で、補正後の請求項に係る発明について、独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用される要件以外の要件（例えば、原文新規事項（第49条第6号）（注））について拒絶理由があるか否かを検討する。

そして、検討の結果に応じて、以下の（1）又は（2）のとおり特許査定（原査定を取り消す。）、拒絶理由通知又は前置報告をする。

なお、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正がされた請求項に係る発明が独立して特許を受けることができない場合については、3.3を参照。

（注）審査官は、外国語書面と明細書等の一致性に疑義が生じた場合にのみ、外国語書面と明細書等を照合して、原文新規事項が存在するか否かを検討する（「第Ⅶ部第2章 外国語書面出願の審査」の2.2参照）。

• （1）独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用される要件以外の要件について拒絶理由を発見しない場合は、原査定を取り消して特許査定をする。
• （2）独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用される要件以外の要件について、拒絶理由を発見した場合は、以下の（ⅰ）又は（ⅱ）のとおり拒絶理由通知又は前置報告をする。
  • （ⅰ）発見した拒絶理由が、補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由（3.2.1（2）（注）参照）のみである場合は、原則として、拒絶理由通知をする。この場合は、審査官は、「最後の拒絶理由通知」を通知する。
  • （ⅱ）発見した拒絶理由が、補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみでない場合は、審査官は、前置審査の結果として、発見した拒絶理由（3.に示した（ⅴ）の事項）を前置報告書に記載して前置報告をする。

3.3　審判請求時の補正が不適法である場合の手順

審判請求時の補正が不適法である場合、すなわち、第17条の2第3項から第6項までのいずれかの要件を満たさない場合は、審査官は、原査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて、原査定の理由が適切であったか否かについて、再度検討するとともに、原査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面について、他に拒絶理由がないか否かを検討する。

そして、検討の結果に応じて、以下の（1）から（3）までのとおり前置報告又は原査定を取り消して特許査定をする。

• （1）原査定の理由が適切であったと判断した場合は、前置審査の結果として、3.に示した（ⅰ）、（ⅱ）、（ⅳ）及び（ⅴ）の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。
• （2）原査定の理由は適切ではなかったと判断した場合であって、原査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面について他に拒絶理由を発見しないときは、補正の却下の決定とともに、原査定を取り消して特許査定をする。
• （3）原査定の理由は適切ではなかったが、原査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面について、他に拒絶理由があることを発見した場合は、前置審査の結果として、3.に示した（ⅱ）、（ⅳ）及び（ⅴ）の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

3.4　前置審査において「最後の拒絶理由通知」を通知した場合のその後の審査

3.4.1　拒絶理由通知に対する応答があった場合の審査

• （1）補正書の提出があった場合

  この場合は、審査官は、原則として、上記3.1から3.3までに準じて審査をする。その際は、3.1から3.3までの「審判請求時の補正」、「拒絶査定の理由」をそれぞれ「拒絶理由通知に対する応答時の補正」、「通知した拒絶理由」と読み替えて審査をする。また、前置報告をする場合には、上記3.2又は3.3に示した事項に加えて、3.に示した（ⅲ）の事項も前置報告書に記載する。

  なお、3.2.1（2）及び3.2.2（2）については、3.5に該当する場合を除き、拒絶理由通知をするのではなく、3.に示した（ⅴ）の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

• （2）補正書の提出がなかった場合

  この場合は、審査官は、意見書等の主張を参酌して、通知した拒絶理由が解消されたか否かを判断する。

  通知した拒絶理由が解消されたと判断した場合であって、他に拒絶理由を発見しなかったときは、原査定を取り消して特許査定をする。

  通知した拒絶理由が解消されなかったと判断した場合は、前置審査の結果として、3.に示した（ⅲ）から（ⅴ）までの事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

3.4.2　拒絶理由通知に対する応答がなかった場合の審査

拒絶理由通知に対する応答がなかった場合は、審査官は、前置審査の結果として、3.に示した（ⅲ）及び（ⅴ）の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

3.5　拒絶査定の理由等を解消するために請求人がとり得る対応を審査官が示せる場合

解消していないと判断した拒絶査定の理由や新たに発見した拒絶理由を解消するために請求人がとり得る対応を審査官が示せる場合であって、当該対応をとることについて請求人との間で合意が形成できる見込みがあると判断されるときは、審査官は、請求人との間で意思疎通を図る。そして、合意が形成された場合は拒絶理由通知をする。

この拒絶理由通知は、原則として、「最後の拒絶理由通知」とする（「第3節 拒絶理由通知」の3.2.1（2）c参照）。

3.6　留意事項

• （1）審査官は、補正が不適法であると判断した根拠となる理由や発見した拒絶理由が無効理由とされていないもの（例えば、第37条、第17条の2第4項、同条第5項）であった場合であって、既になされた審査結果を有効に活用して前置審査を迅速に行うことができるときは、本来保護されるべき発明についてまで、これらの要件を必要以上に厳格に運用することがないように留意する。
• （2）審査官は、特許査定できる見込みがないと判断した場合は、3.2.1（2）及び3.2.2（2）の場合を除き、拒絶理由通知をすることなく前置報告をするように留意する。

第8節　出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め

1.　概要

審査官は、拒絶理由を解消するために、出願人がどのような対応を行えばよいかを示すことができる場合は、積極的に出願人との間で意思疎通を図る。

意思疎通の手段としては、拒絶理由通知等における補正、分割等の示唆、面接や電話・電子メール等による連絡等（以下この部において「面接等」という。）がある。

また、審査官は、審査上必要と認める場合は、第194条第1項の規定に基づき、審査のために必要な書類その他の物件（以下この部において「書類等」という。）の提出を求めることができる。

2.　意思疎通の手段

2.1　拒絶理由通知等における補正、分割等の示唆

審査官は、拒絶理由通知等をする際、拒絶理由を解消するために、出願人のとり得る対応を示すことができる場合は、積極的に補正、分割等の示唆をする。

なお、この示唆により何らかの法律的効果が生じるというものではなく、補正、分割等については、出願人の意思、責任においてなされるべきものである。

補正の示唆が、複数の拒絶理由のうちの一部のみを解消するような示唆である場合は、審査官は、いずれの拒絶理由に関する示唆であるかを識別できるように記載する。

2.2　面接等

審査官は、出願人との間の意思疎通を円滑に行い、安定した権利の付与に資する場合は、積極的に面接等をする。面接等をする際は、「面接ガイドライン【特許審査編】」に基づいて行う。

審査官は、面接等をした場合は、手続の透明性を確保するために、面接記録又は応対記録を作成して公衆の閲覧に供する。

2.3　留意事項

本願の審査を担当する審査官が変更されても、変更後の審査官は、審査の継続性を維持、確保する運用がなされるように留意する。もし、変更前の審査官と異なる判断をする場合は、出願人に対して「不意打ち」とならないよう、拒絶理由通知又は拒絶査定をする前に、必要に応じ、出願人との意思疎通を図る。

3.　審査のために必要な書類等の提出の求め

審査官は、審査上必要と認める場合は、第194条第1項の規定に基づき、審査のために必要な書類等を出願人に求めることができる。

なお、審査官は、審査のために必要な書類等の提出の求めを、拒絶理由通知に付記する形で行うこともできる。